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NAM IP 글로벌 상표/디자인 뉴스레터 - 2025년 8월호

1. 글로벌 상표·디자인 동향 & 주요 제도 변화                  – 영국, 중국, 미국, 노르웨이, WIPO   NAM IP 글로벌 상표/디자인 뉴스레터 2025년 8월호에서는 영국, 중국, 미국, 노르웨이, WIPO에서의 상표 및 관련 제도 변화와 판례 동향을 다룹니다.  영국에서는 Skykick 사건에 대한 대법원 판결을 반영한 실무지침이 발표되어, 상표 출원서의 과도한 포괄성이 ‘bad faith(부정한 목적)’ 판단의 직접적 근거가 될 수 있음을 명확히 하였습니다. 중국은 부정경쟁방지법을 개정하여 플랫폼 상의 모용행위 및 검색 키워드 남용 등 디지털 환경에서의 부정경쟁행위에 대한 규제를 대폭 강화하였으며, 미국에서는 NFT에 대한 상표권 보호 가능성을 처음으로 인정한 판결이 선고되었습니다. 아울러 노르웨이에서는 위조상품의 개인적 수입에 대한 몰수·폐기 근거가 확립되었으며, 도메인 분쟁 관련 WIPO 결정에서는 권리남용이 인정되어 도메인 분쟁절차(UDRP)에서의 정보 제출 및 상대방 권리 고려의무가 다시 강조되었습니다.  NAM IP 글로벌 상표/디자인 뉴스레터 2025년 8월호에서는 이러한 제도 변화의 핵심 내용과 고객께서 검토하셔야 할 실무적 대응 전략을 정리하였습니다.  가. 영국 – Skykick 판결 이후 실무지침 발표 및 포괄출원에 대한 Bad Faith 판단 강화     - (2025. 6. 27. 지침 발표)  2025년 6월 27일, 영국 지식재산청(IPO)은 대법원의 SkyKick 사건 판결(2024 UKSC 24)을 반영한 실무지침(PAN 1/25)을 발표하며, 상표 출원서가 “명백히 과도하게 광범위한 경우(manifestly and self-evidently broad)”에는 심사단계에서 bad faith(부정한 목적)에 대한 이의를 직권으로 제기할 수 있도록 명시하였습니다.  이번 지침은 특히, 다음과 같은 명세서 작성 관행에 대해 보다 엄격한 기준을 적용하는 것이 특징입니다.  ● Class 9의 “computer software”, Class 25의 “clothing” 등 포괄적 용어 사용 시, 실제 사용 의도가 없는 범위까지 포함될 경우 이의 대상이 될 수 있습니다. ● 출원인이 bad faith 이의를 받은 경우, 2개월 이내에 상업적 정당성에 대한 설명자료를 제출하거나, 지정상품·서비스를 축소해야 합니다. ● Class 9 전 품목 또는 45개 전체 클래스에 대한 포괄출원은 원칙적으로 이의 대상이 됩니다.  이번 지침은 영국 내에서의 상표 등록 가능성 및 권리 유지 전략 전반에 영향을 줄 수 있는 기준으로, 향후 출원서 작성 단계에서 보다 구체적이고 신중한 접근이 요구됩니다.  나. 중국 – 부정경쟁방지법 개정으로 플랫폼 상표 도용 규제 강화 (2025. 10. 15. 시행)  2025년 6월 27일, 중국 전국인민대표대회 상무위원회는 부정경쟁방지법 개정안을 채택하였으며, 개정법은 오는 2025년 10월 15일부터 시행될 예정입니다. 이번 개정은 디지털 시장 환경의 급속한 변화에 대응하여, 온라인 플랫폼·검색서비스·신유형 영업표지 등을 악용한 상표 도용 행위를 규율하고, 플랫폼 운영자에게도 보다 강화된 책임을 부여하는 내용을 포함하고 있습니다.  주요 개정사항은 다음과 같습니다. ● 제7조: 타인의 등록상표 또는 미등록 유명상표를 앱 이름, 아이콘, 계정명 등 플랫폼 식별요소로 무단 사용하는 행위 및 타인의 상품명·기업명·약칭·상표 등을 검색 키워드로 설정하여 소비자 혼동을 유발하는 행위 모두를 부정경쟁행위로 간주 ● 제13조: 알고리즘, 데이터, 플랫폼 규칙 등을 활용한 기술 기반 부정경쟁행위에 대한 포괄 규제 ● 제21조: 플랫폼 운영자에게 불공정행위에 대한 신고접수 및 처리의무 명시 ● 제40조: 중국 내 시장 질서를 교란하거나 소비자 이익을 침해하는 경우, 그 행위가 해외에서 발생하였더라도 법 적용 가능  이번 개정은 중국 내 브랜드 모용행위에 대한 실효적 규제를 뒷받침하는 법적 기반을 마련한 것으로, 특히 온라인 플랫폼 및 검색서비스 상에서의 상표 보호를 강화하려는 입법 취지가 반영된 것으로 평가됩니다. 아울러, 실질적 집행의무가 플랫폼 측에도 부과된다는 점에서, 기존보다 더욱 신속하고 구조화된 대응이 가능해질 것으로 기대됩니다.  다. 미국 – NFT에 대한 상표권 보호 가능성 인정 판결 (2024. 11. 판결)  2024년 11월, 미국 뉴욕 남부지방법원은 NFT(Non-fungible Token, 대체불가능토큰)가 전통적 상품에 대한 상표권 보호 범위에 포함될 수 있음을 인정하는 판결을 선고하였습니다. 이는 실물 재화뿐만 아니라, 디지털 자산이 오프라인 브랜드와 연결되어 있거나 소비자의 상품 출처 오인 가능성이 존재하는 경우, 해당 NFT의 제작·판매 행위가 상표침해에 해당할 수 있음을 명시한 최초의 판례입니다.  이번 판결에서 법원은 다음과 같은 판단 근거를 제시하였습니다 ● 해당 NFT가 실제 브랜드와 관련된 이미지, 명칭, 시각적 요소 등을 그대로 사용한 점 ● 디지털 플랫폼에서 유통되면서 소비자가 브랜드와의 연관성을 오인할 수 있는 구조 ● 상표권자가 기존에 실물 제품에 대해 등록한 상표를 NFT 판매자가 무단으로 전자상거래에 사용한 점  이러한 판단은 NFT와 같은 디지털 자산이 독립적인 형태로 판매되더라도, 해당 자산이 전통적인 상표 식별력을 차용하거나 소비자 인식을 혼동시키는 경우에는 상표침해가 성립될 수 있음을 분명히 한 것입니다. 이번 판결은 디지털 환경에서도 전통적 상표권의 보호 범위를 넓히는 방향으로 작용하고 있으며, 향후 NFT·메타버스·가상현실 플랫폼에서의 브랜드 활용 전략에도 직접적인 영향을 줄 수 있을 것으로 예상됩니다.  라. 노르웨이 – 위조상품의 개인 수입도 세관 단속 및 폐기 대상 인정   2025년 5월 2일, 노르웨이 오슬로 지방법원은 개인적 용도로 수입된 위조상품이라 하더라도, 해당 상품이 상표권을 침해한 경우 세관의 압수 및 폐기 조치가 적법하다고 판단하였습니다.   사건은 Omega SA의 상표가 부착된 위조 시계 및 시곗줄이 홍콩에서 개인 소비자를 위해 배송되다 노르웨이 세관에 의해 적발된 데서 비롯되었습니다. 수입자는 개인 사용 목적임을 주장했으나, 법원은 발송인이 상업적 행위자(in the course of trade)일 경우, 수입 목적과 무관하게 압수 및 폐기가 가능하다고 판시하였습니다. 이는 EU 사법재판소(CJEU)의 Rolex 판결(C-98/13)을 따른 것입니다.  이 판결은 유럽 내 위조상품 유통 차단 정책과의 정합성을 강조하며, 권리자와 세관 당국이 소액 또는 개인 목적의 수입품에 대해서도 실효성 있는 대응이 가능하다는 점을 확인해 준 사례로 평가됩니다. 또한, 유럽에서의 위조상품 차단 전략에 있어 단속의 범위와 권리자의 개입 가능성이 확대되었음을 시사하며, 브랜드 신뢰성 및 유통통제 전략에 있어 참고할 수 있는 유의미한 선례로 작용할 수 있습니다.  마. WIPO – 권리 남용적 도메인 분쟁 제기에 대해 역도메인 탈취(RDNH) 인정                                                                 - (2025. 7. 18. 결정)  2025년 7월 18일, 세계지식재산기구(WIPO)는 미국 건강보조식품 기업 CODEAGE가 제기한 도메인 분쟁에서, 이를 역도메인 탈취(Reverse Domain Name Hijacking, RDNH)로 인정하며 기각 결정을 내렸습니다.  피신청인인 인도 기업 Centenarians Life Sciences는 "DECODE AGE"라는 상표를 인도에서 이미 등록·사용하고 있었고, 해당 도메인을 자사 제품의 홍보 및 판매를 위해 운영하고 있었습니다. 이에 대해 WIPO는 피신청인은 도메인과 동일한 상표를 인도에서 보유하고 있는 반면, 신청인은 피신청인의 권리와 활동을 충분히 인지하고 있었음에도 이를 고지하지 않은 채 분쟁을 제기하였고, 미국 내 관련 소송이 진행 중이었음에도 도메인 분쟁절차(UDRP)를 별도로 병행하여 제출한 점이 남용으로 간주된다고 판단하였습니다.   이 사건은 단순 기각을 넘어 신청인의 절차 남용을 명시적으로 제재한 사례로, 도메인 분쟁 절차에서도 상대방의 선등록 상표와 실제 사용권을 면밀히 검토하는 것이 필수적임을 보여줍니다. 2. NAM IP의 인사이트 & 법률적 시사점  이번 8월호에서 다룬 영국, 중국, 미국, 노르웨이, 국제 도메인 분쟁 사례는 상표권의 확보, 행사, 방어 전략 전반에 실질적인 영향을 미치는 주요 변화들로 구성되어 있습니다. 특히 영국의 SkyKick 판결 이후 실무지침 발표, 중국의 부정경쟁방지법 개정, 미국의 NFT 상표 보호 판결 등은 디지털·글로벌 환경에서의 브랜드 관리 및 분쟁 대응 방식에 중대한 전략 조정을 요구하는 사안들입니다. 또한 노르웨이의 위조상품 수입 차단 판결과 WIPO의 RDNH 판단은 권리자의 예방적 조치와 절차적 신중함이 더욱 강조되는 흐름을 보여주고 있습니다.  이에 따라 본 항에서는 각 제도 변화에 대한 핵심 시사점과 함께, 실무자께서 고려하실 수 있는 대응 방향을 정리하였습니다.  가. 영국 – 상표 출원서 작성 전략 재정비  2025년 6월 발표된 영국 지식재산청(IPO)의 실무지침(PAN 1/25)은 상표 명세가 명백히 과도하게 광범위한 경우, 심사단계에서 bad faith(부정한 목적)를 이유로 이의를 제기할 수 있도록 명확히 규정하였습니다. 특히 "computer software", "clothing" 등 포괄적 표현은 실제 사용 의도나 상업적 정당성을 입증하지 못할 경우 등록이 제한될 수 있습니다.  이에 따라, 실무자께서는 영국 내 신규 상표 출원 시, 실제 사용 또는 예정인 상품·서비스에 국한된 명확한 지정상품의 명칭을 기재하고, 사전 사용 의도나 상업적 계획에 대한 내부자료(기획서, 사업계획, 제품 출시 일정 등)를 문서화하여 사후 대응 체계 마련하는 것이 권장됩니다.   특히, 상품류 제9류, 제42류 등에서 포괄적 표현을 사용하고 있는 기존 포트폴리오에 대한 정비 여부도 함께 점검해볼 필요가 있습니다.  나. 중국 – 부정경쟁방지법 개정에 따른 상표 실무 재정비  오는 2025년 10월 15일부터 시행될 부정경쟁방지법 개정안은 급변하는 디지털·플랫폼 시장 환경에서의 부정경쟁행위를 규율하기 위한 것으로, 특히 상표권 침해와 직접 연결되는 알고리즘 남용, 플랫폼의 불공정 운영 등을 포함한 폭넓은 행위 유형을 규율 대상으로 포섭한 점이 주목됩니다.  이에 따라 실무자께서는 앱 명칭, 계정명, 검색 키워드 등에서 자사 상표와 유사한 표장이 제3자에 의해 사용되고 있는지 여부를 지속적으로 모니터링하고, 위반 사례가 발견될 경우에는 플랫폼 운영자를 통한 삭제 요청 및 행정 민원 제기 절차를 신속히 진행할 수 있는 내부 대응 체계를 마련하는 것을 검토하실 수 있습니다.   아울러, 유사한 분쟁 발생 시에는 단순 상표권 침해 주장뿐 아니라, 공정경쟁질서 침해 및 상업윤리 위반이라는 부정경쟁행위 구성요건을 함께 원용함으로써 행정집행·사법적 보호 모두에서 설득력 있는 대응 논리를 구축하는 것이 바람직합니다.  다. 미국 – 디지털 자산 관리 및 대응  2024년 11월, 미국 뉴욕 남부지방법원은 NFT가 기존 상표와 연관되어 소비자에게 출처 혼동을 유발하는 경우, 상표권 침해가 성립될 수 있다고 판단하였습니다. 이는 디지털 자산에 대한 전통적 상표권 보호를 인정한 첫 판례로, 향후 메타버스, NFT, 가상전시 등 다양한 디지털 공간에서의 브랜드 운영에도 법적 기준이 적용될 수 있음을 시사합니다.  이에 실무자께서는 NFT 기반 콘텐츠, 디지털 전시, 메타버스 활동 등과 관련하여 외부 제작사와의 계약 시 브랜드 사용범위와 귀속관계 명확화, NFT 시장 모니터링 체계 강화 등을 통해 디지털 영역에서의 브랜드 보호 전략을 정비할 필요가 있습니다.  라. 노르웨이 – 유럽 세관 대응체계 점검   2025년 5월, 노르웨이 오슬로 지방법원은 개인이 해외에서 구매한 위조상품이라 하더라도, 발송인이 상업적 유통자일 경우 세관의 압수 및 폐기 조치가 정당하다고 판시하였습니다. 이는 EU 사법재판소(CJEU)의 Rolex 판결(C-98/13)을 반영한 것으로, 비상업적 소비 목적의 수입도 침해로 간주될 수 있음을 명확히 한 첫 사례입니다.  이에, 실무자께서는 유럽 내 위조품이 병행수입 또는 개인 직구 형태로 유입될 가능성에 대비하여, 현지 세관과의 협력 체계 구축, 감시 대상 도메인·상품 등록, 소액물류에 대한 탐지 강화 등을 통해 대응력을 높일 필요가 있습니다.  마. WIPO – 도메인 분쟁 시 권리 남용 주의  2025년 7월, WIPO는 도메인 분쟁에서 미국 기업 CODEAGE의 청구를 기각하고, 역도메인 탈취(Reverse Domain Name Hijacking, RDNH)를 인정하였습니다. 피신청인이 이미 해당 상표를 인도에서 등록·사용하고 있었음에도, 신청인이 이를 명확히 고지하지 않고 도메인 분쟁절차(UDRP)를 제기한 점이 절차 남용으로 간주된 것입니다.  이 결정은 상표권자라 하더라도 상대방의 정당한 권리를 무시하거나 불충분한 조사 후 분쟁을 제기할 경우 오히려 절차 남용(RDNH)으로 판단될 수 있음을 보여줍니다.   이에 실무자께서는 글로벌 도메인 포트폴리오 관리 시, 분쟁 발생 시점에 앞서 상대방의 상표 등록 여부 및 실제 사용 현황을 사전 조사하고, 도메인 분쟁절차 진행 시에는 자사 권리의 우선성과 상대방의 부당 목적을 명확히 입증하는 전략을 수립할 필요가 있습니다. 또한, 자사 브랜드와 유사한 도메인에 대한 상시 모니터링 체계를 유지하면서, 사전 예방적 조치(관련 권리 등록 선점, 경고서 발송 등)를 병행하는 것이 바람직합니다. 3. 결어  2025년 8월호 뉴스레터에서 다룬, 영국의 상표 출원 관련 실무지침, 중국의 부정경쟁행위 규제 강화, 미국의 NFT 상표권 침해 인정, 유럽 내 개인 수입 위조품 단속 확대, WIPO의 도메인 남용 판단 등은 모두 상표의 사용 실태와 출처 표시 기능을 중심으로 판단기준이 재편되고 있음을 시사합니다. 이에 디지털 환경과 글로벌 시장 구조의 변화 속에서 상표권 보호 전략 또한 지속적으로 조정되어야 함을 보여주고 있습니다.   NAM IP는 이러한 글로벌 IP 환경 변화에 대해 지속적으로 모니터링하고 있으며, 고객께서 각국 제도에 맞는 효과적인 지식재산권 보호 전략을 수립하실 수 있도록 실무 중심의 맞춤형 조언을 제공해드리고 있습니다. 상기 내용에 대해 보다 구체적인 분석이 필요하시거나 추가 문의 사항이 있으신 경우, 언제든지 연락 주시기 바랍니다.  NAM IP 상표·디자인부 특허법인(유)남아이피그룹 뉴스레터 작성진 신상은ㅣ부서장 변호사/변리사 Jonathan MASTERSㅣ호주변리사 곽동호ㅣ변호사/변리사 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 특허법인(유)남아이피그룹 뉴스레터에 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보 제공 목적으로 발행된 것이며, 이에 수록된 내용은 특허법인(유)남아이피그룹의 공식적인 견해나 구체적인 사안에 관한 법률의견이 아님을 알려드립니다. 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2025-08-04
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NAM IP 글로벌 상표/디자인 뉴스레터 - 2025년 7월호

1. 글로벌 상표·디자인 동향 & 주요 제도 변화                                           – 한국, 미국, 유럽연합, 중국, 브라질  NAM IP 글로벌 상표/디자인 뉴스레터 2025년 7월호에서는 한국, 미국, 유럽연합, 중국, 브라질에서의 상표/디자인 제도 변화와 관련한 주요 소식을 다룹니다.  한국에서는 상표법 및 디자인보호법 개정안이 본격 시행되며, 고의적 침해에 대한 징벌적 손해배상 상한이 각각 5배로 상향되고, 상표 이의신청 및 열람 기간이 30일로 단축됩니다. 미국에서는 마드리드 국제등록과 관련하여 지정상품 일부에 대한 부분 대체가 허용되었으며, 유럽연합에서는 지식재산 분쟁에 대한 조정 제도의 확대 적용이 본격화 되었습니다. 아울러, 중국은 비실명 불사용취소 청구에 대한 규제를 강화하였으며, 브라질에서는 사용에 의한 식별력 인정 기준을 명문화하였습니다.   NAM IP 글로벌 상표/디자인 뉴스레터 2025년 7월호에서는 이러한 제도 변화의 핵심 내용과 실무자께서 검토하셔야 할 실무적 대응 전략을 정리하였습니다.  가. 한국 – 상표·디자인 징벌적 손해배상 상한 상향 (2025. 7. 22. 시행)  지난 NAM IP 글로벌 상표·디자인 뉴스레터 제6월호에서 안내드린 바와 같이, 2025년 7월 22일부터 상표법(법률 제20697호, 2025. 1. 21. 일부개정 / 2025. 7. 22. 시행) 및 디자인보호법(법률 제20692호, 2025. 1. 21. 일부개정 / 2025. 7. 22. 시행)   개정안이 각각 시행됨에 따라, 고의적인 침해행위에 대한 징벌적 손해배상 상한이 기존 손해액의 3배에서 5배로 상향됩니다. 본 규정은 2025년 7월 22일 이후 발생하는 침해행위부터 적용되며, 이에 따라 권리자의 실질적인 권리 구제 가능성이 한층 제고될 것으로 평가됩니다.  또한, 2025년 7월 22일 이후 출원공고되는 상표에 대해서는 상표등록출원서류의 열람 기간 및 이의신청 기간이 기존 2개월에서 30일로 단축되어, 이의신청 여부 판단 및 대응을 위한 내부 검토·승인 절차의 신속화가 요구됩니다.  나. 미국 – 국제등록의 부분 대체 제도 도입 (2025. 7. 2. 시행)  2025년 7월 2일, 미국 특허청(USPTO)은 마드리드 프로토콜에 따른 국제등록과 관련하여 상표등록의 “부분 대체(partial replacement)” 제도를 공식 도입하였습니다.   종전에는 동일 권리자가 보유한 미국 내 등록 상표에 대하여, 국제 등록으로 대체하는 경우, 전체 지정상품에 대해 전부 대체하는 방식만 허용되었으나, 개정된 규정에 따르면 동일 권리자가 보유한 미국 내 등록 상표의 일부 지정상품·서비스에 한해서도 국제등록으로 대체가 가능해졌습니다.   이러한 변경은 특히, 여러 건의 유사한 등록 상표 등록을 보유한 경우, 출원 내역을 정리하고 관리 효율성을 높일 수 있는 기회가 될 수 있습니다. 단, 대체를 요청할 때에는 어떤 상품·서비스를 대체할지 명확히 기재해야 하며, 해당 내용은 국제등록(미국 지정)의 보호 범위에 포함되어 있어야 합니다. 다. 유럽엽합(EU) –  EUIPO 조정제도 확대 적용 (2025. 6. 2. 시행)  2025년 6월 2일, 유럽연합지식재산청(EUIPO)은 기존 2심 절차에 한정되었던 조정(Mediation) 제도의 적용 대상을 1심 당사자 간 절차까지 확대하였습니다. 이에 따라, 유럽연합상표(EUTM)의 이의신청 및 취소 절차, 유럽연합디자인(EUD)의 무효 심판 절차 등 1심 단계에서 진행되는 분쟁에서도 조정 절차를 선택할 수 있게 되었으며, 당사자 간 합의 가능성이 있는 사건에 대해 비공식적이고 유연한 방식으로 분쟁을 해결할 수 있는 기회가 더욱 확대되었습니다.  EUIPO는 2023년 11월 조정센터(Mediation Centre)를 공식 출범한 이후, 중소기업 및 2심 절차 당사자를 중심으로 조정 제도를 제공해 왔으며, 이번 확대는 전 사용자 대상으로 대체적 분쟁 해결(ADR) 제도를 본격적으로 적용하는 최종 단계에 해당합니다.  또한, EUIPO는 향후 공예품 지리적 표시(GI), 저작권 분쟁 등으로도 ADR 적용 분야를 확장할 예정이며, 조정 이해관계자 네트워크(MCSN: Mediation Stakeholders Network)를 통해 이용자 중심의 제도 개선과 품질 점검을 계속해 나갈 계획입니다. 라. 중국 – 비실명 불사용취소 청구에 대한 규제 강화 (2025. 5. 26. 가이드라인 개정)  2025년 5월 26일, 중국 국가지식산권국(CNIPA)은 자사 웹사이트를 통해 “등록상표 불사용취소 신청 가이드라인”의 개정판을 공식 발표하였습니다. 이번 개정은 최근 증가하고 있는 익명 또는 명의 대여 법인(Shell company)을 통한 불사용취소 청구 남용에 대응하기 위한 조치로, 특히 악의적 또는 비실명 청구에 대한 판단 기준과 사무조치 대응 절차가 명확히 규정된 것이 특징입니다.  비실명 청구로 의심되는 경우, CNIPA는 사무조치를 통해 신청인에게 실질 신청인의 신원, 유사한 청구 이력 등 관련 사건 정보, 신청인 및 대리인의 사실 고지 확인 진술서를 요구할 수 있으며, 실제 신청인이 아닌 제3자를 통한 반복 청구가 확인될 경우, CNIPA는 해당 청구를 악의적으로 간주하여 기각 결정을 내릴 수 있습니다.   한편, CNIPA는 신뢰 가능한 신청인과 대리인은 화이트리스트에 등재되어 사무조치 발부 대상에서 제외될 수 있다고 밝혔습니다. 이번 가이드라인 개정은 불사용취소 제도의 오·남용을 방지하고, 신청인의 투명성을 확보하기 위한 것으로, 중국 내 상표권 유지 및 방어 전략에 있어 청구인의 신원 분석 및 사전 대응자료 확보의 중요성이 한층 더 강조되고 있습니다. 마. 브라질 – 사용에 의한 식별력 인정 제도 도입 (2025. 11. 28. 시행)  2025년 6월 10일, 브라질 특허청(BPTO)은 훈령 INPI/PR No. 15/2025를 공포하고, 기존 상표심사 규정(INPI/PR No. 08/2022)에 제16-A장을 신설하여 사용에 의한 식별력(secondary meaning)을 공식적으로 인정하는 제도를 도입하였습니다. 본 훈령은 2025년 11월 28일부터 시행됩니다.  이에 따라, 본래는 식별력이 없어 등록이 불가능했던 기술적·설명적·보통명칭 표장도 시장 내 실질적이고 지속적인 사용을 통해 식별력을 획득한 경우 등록이 가능해졌습니다. 신청인은 1회에 한해 사용에 의한 식별력 인정을 청구할 수 있으며, 이 경우 별도의 수수료 납부가 필요합니다.  또한 위 훈령은 12개월의 경과조치 기간을 두어, 시행일로부터 1년 동안은 현재 계류 중이거나 식별력 부족을 사유로 다투어지고 있는 기존 출원·등록에 대해서도 소급 적용이 가능하도록 허용하고 있습니다. 식별력 취득을 입증하기 위해서는 청구일 기준 최소 3년간의 지속적이고 실질적인 상표의 사용, 브라질 소비자 중 상당수가 해당 표장을 특정 출처와 연계해 인식하고 있음을 증명할 수 있어야 합니다.  이번 제도 도입은 브라질 상표제도에서 식별력 획득 이론을 공식화한 첫 사례로, 기술적 표현 또는 설명적 문구를 포함한 브랜드를 보호하고자 하는 기업에게 등록 가능성 확대 및 포트폴리오 정비 기회를 제공할 것으로 평가됩니다. 2. NAM IP의 인사이트 & 법률적 시사점  이번 7월호에서 다룬 한국, 미국, 유럽연합, 중국, 브라질의 상표·디자인 제도 변화는 브랜드 권리의 확보, 행사, 방어 전략 전반에 실질적인 영향을 미치는 요소들로 구성되어 있습니다. 특히 한국의 이의신청 기한 단축 및 징벌적 손해배상 확대, 미국의 국제등록 대체 방식 개정, 유럽연합의 ADR 제도 확대, 중국의 불사용취소 청구 규제 강화, 브라질의 식별력 인정 제도 도입 등은 글로벌 브랜드 포트폴리오를 다각도로 운영 중인 실무자께서도 직·간접적인 전략 재정비가 요구되는 사안들입니다.  이에 따라 본 항에서는 각 제도 변화에 대한 핵심 시사점과 함께, 실무자께서 고려하실 수 있는 대응 방향을 정리하였습니다. 가. 한국 – 이의신청 대응 체계 및 침해 대응 전략 정비  2025년 7월 22일 시행된 상표법 및 디자인보호법 개정으로 인해, 상표 이의신청 기간이 2개월에서 30일로 단축됨에 따라, 상표공고 이후 이의 제기 여부를 판단하고 내부 결재를 완료하는 전 과정에 걸쳐 신속한 대응 체계 구축이 필수적으로 요구됩니다.  따라서 다수의 출원 및 유사상표를 모니터링해야 하는 경우, 출원공고 알림 시스템, 주간 검토 프로세스, 우선순위 분류 기준 등을 내재화하여 제한된 시간 내 이의 제기 여부를 판단할 수 있도록 체계를 정비할 필요가 있습니다.  또한, 고의적인 침해행위에 대한 징벌적 손해배상 상한이 3배에서 5배로 상향됨에 따라, 향후 침해 대응 전략 수립 시 침해자의 고의성을 입증할 수 있는 구조적 대응자료 확보가 더욱 중요해졌습니다. 예를 들어, 사전 경고장 발송 이력, 유사 상표 사용 정황 캡처, 위반행위 누적 기록 등을 시점별로 정리·보관하는 체계를 구축하면, 손해배상 소송에서 실효성 있는 주장을 펼칠 수 있을 것으로 판단됩니다. 나. 미국 – 국제등록 활용 및 포트폴리오 정비 전략  2025년 7월 2일부터, 미국 특허청(USPTO)은 국제등록(Madrid Protocol)을 통해 미국에 확장된 보호가 기존 미국 내 등록을 “부분적으로” 대체할 수 있도록 허용하는 최종 규칙을 시행하였습니다. 종전에는 동일한 상표에 대해 전체 지정상품을 일괄 대체하는 방식만 가능했으나, 이제는 일부 상품·서비스만 선택적으로 대체할 수 있어, 중복 등록 정리 및 포트폴리오 구조 개선이 가능해졌습니다.  다국적 포트폴리오를 보유한 기업께서는 이번 제도의 도입이 등록 정비, 관리 효율화, 비용 최적화 측면에서 실질적인 활용 기회가 될 수 있습니다. 다. 유럽연합 – 조정제도(ADR) 활용 전략 및 유의점  2025년 6월 2일부터, 유럽연합지식재산청(EUIPO)은 조정(Mediation) 제도의 적용 범위를 기존 2심 절차에서 1심 절차(이의신청, 무효·취소 심판 등)로까지 확대하였습니다. 이에 따라, 유럽연합상표(EUTM) 및 유럽연합디자인(EUD)에 대한 분쟁에서도, 본격적으로 대체적 분쟁 해결 제도를 활용할 수 있는 기반이 마련되었습니다.  특히, 상호 양보나 실무적 합의 여지가 있는 사안에서 조정제도를 활용하면, 분쟁 비용과 시간을 크게 절감할 수 있으며, 기업 간 관계를 유지한 채 실질적인 해결을 도모할 수 있습니다. 디자인 포트폴리오가 광범위하고, 분쟁 발생 가능성이 존재하는 글로벌 브랜드의 경우, 무효 심판 등에서 조정제도를 분쟁의 초기 대응 전략 중 하나로 고려하는 것이 유효할 수 있습니다. 다만, 조정이 가능한 시점, 절차 중단에 따른 기한 관리, 합의 내용의 법적 구속력 여부 등은 사전에 면밀히 검토할 필요가 있으며, 정식 불복절차로의 전환 가능성까지 염두에 둔 전략적 접근이 요구됩니다. 라. 중국 – 불사용취소 대응 시 신청인 실체 확인 및 대응전략   2025년 5월 26일 발표된 중국 국가지식산권국(CNIPA)의 불사용취소 신청 가이드라인 개정은, 익명 또는 명의 대여 법인(Shell company)을 통한 반복적·악의적인 청구에 대한 심사 기준과 대응 절차를 명확히 제시하였다는 점에서 실무적으로 중요한 전환점이 됩니다.  따라서 중국 내 다수의 상표를 장기 보유하고 있는 기업의 경우, 불사용취소 대응 시 단순한 사용증거 제출만으로는 충분하지 않을 수 있으며, 청구인의 신뢰성과 배경에 대한 사전 조사와 기록 확보가 새로운 핵심 전략으로 부상하고 있습니다. 특히 다음과 같은 대응 포인트를 사전에 체계화할 필요가 있습니다. ● 청구인 명의, 청구 이력, 대리인 패턴 등 실체 정보 분석 프로세스 내재화 ● 경고장, 광고·홍보 자료, 유통사 제휴 내역 등 사용입증 외의 보조자료 정기 확보 ● Shell company 활용 정황이 있는 반복 청구에 대해서는, 악의성 기반의 기각 유도 논리 구조화  또한, CNIPA의 화이트리스트 제도 도입에 따라, 반복 청구가 제기되는 경우 청구인의 신뢰성 여부에 따라 대응 수위와 전략을 차별화하는 것이 중요해졌습니다. 불사용취소 제도의 실질적인 규제가 강화됨에 따라, 이제는 공격자 분석과 대응자료 사전 구축이 상표권 방어의 핵심이 되고 있습니다. 마. 브라질 – 사용에 의한 식별력 입증 전략 수립  2025년 11월 28일부터 시행되는 브라질 특허청(BPTO)의 Ordinance INPI/PR No. 15/2025에 따라, 기존에 식별력 부족(generic, descriptive 등)을 이유로 등록이 불가능했던 상표라도, 시장 내 실질적 사용을 통해 획득한 식별력(secondary meaning)이 인정되면 예외적으로 등록이 가능해졌습니다.  사용에 의한 식별력 인정 요청은 출원 시점, 공고 후 60일 이내, 불복 또는 이의 대응 시점 등에서 1회에 한해 가능하며, 추가 수수료 납부가 필요합니다. 또한 경과조치 기간(2025. 11. 28. ~ 2026. 11. 27.) 동안에는 현재 계류 중인 출원 또는 식별력 부족 사유로 분쟁 중인 등록에도 소급 적용이 허용됩니다.  따라서 해당 제도의 활용을 고려할 경우, 브라질 내 사용증거 확보 전략을 사전에 수립하고, 입증자료를 구조화하여 준비하는 체계적 접근이 필요합니다. 3. 결어  2025년 7월호 뉴스레터에서는 한국, 미국, 유럽연합, 중국, 브라질에서의 상표·디자인 제도의 변화를 중심으로 주요 이슈를 살펴보았습니다. 각국의 제도 개정은 권리자 보호와 행정 효율성 제고를 목표로 하나, 그에 따른 실무상 영향은 국가별로 상이하며, 사전 대응 및 전략 조정이 요구됩니다.   NAM IP는 이러한 글로벌 IP 환경 변화에 대해 지속적으로 모니터링하고 있으며, 실무자께서 각국 제도에 맞는 효과적인 지식재산권 보호 전략을 수립하실 수 있도록 실무 중심의 맞춤형 조언을 제공해드리고 있습니다. 상기 내용에 대해 보다 구체적인 분석이 필요하시거나 추가 문의 사항이 있으신 경우, 언제든지 연락 주시기 바랍니다.  NAM IP 상표·디자인부 특허법인(유)남아이피그룹 뉴스레터 작성진 신상은ㅣ부서장 변호사/변리사 Jonathan MASTERSㅣ호주변리사 곽동호ㅣ변호사/변리사 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 특허법인(유)남아이피그룹 뉴스레터에 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보 제공 목적으로 발행된 것이며, 이에 수록된 내용은 특허법인(유)남아이피그룹의 공식적인 견해나 구체적인 사안에 관한 법률의견이 아님을 알려드립니다. 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2025-07-07
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지식재산권 뉴스

“K-디스커버리”를 향하여? 한국 신정부의 증거개시 제도 개혁과 특허소송에 미치는 영향

최근 몇 년간 한국에서는 특허 및 영업비밀 분쟁과 관련된 ‘디스커버리(증거개시) 제도’ 개혁이 점점 더 주목을 받고 있습니다. 원고가 핵심 증거에 접근하기 어려워 권리구제가 어려운 경우가 많기 때문입니다. 미국식의 일반적인 사전 증거개시 제도가 없는 현 체계는 한국의 지식재산(IP) 권리 집행에서 중요한 공백으로 여겨져 왔습니다. 한국의 신임 대통령은 선거운동 당시 사법개혁의 일환으로 ‘한국형 디스커버리 제도’ 도입을 공약했고, 현재 관련 법안이 국회에 상정되며 제도적 변화의 기초가 마련되고 있습니다. ▒ 배경 한국에는 미국처럼 포괄적인 사전 증거개시 제도가 없습니다. 미국의 소송에서는 당사자가 주도하여 폭넓게 증거를 교환하는 반면, 한국의 민사소송은 법원이 엄격히 절차를 통제하고 증거수집 수단도 제한적입니다. 이러한 절차적 차이는 IP 분쟁, 특히 특허 소송에서 실질적인 영향을 미칩니다. 침해와 손해를 모두 입증해야 하는 원고 입장에서는 기술도면이나 제조 관련 자료처럼 피고 측 내부 자료에 접근할 방법이 부족합니다. 특히 방법특허나 영업비밀 침해와 같은 사건에서는 핵심 증거가 피고만 보유하고 있어 증명에 큰 어려움이 따릅니다. 2019년 개정된 특허법은 일정 요건 하에 피고에게 자료 제출을 명할 수 있도록 규정하고 있습니다. 그러나 법원의 재량이 여전히 크고 실제로는 그 권한을 신중히 행사하고 있어 실효성이 떨어지는 실정입니다. ▒ 제도 도입을 둘러싼 제도적·정치적 움직임 이런 배경 속에서, 한국형 디스커버리 제도 도입에 대한 논의는 점차 힘을 얻고 있습니다. 특허청(KIPO), 사법부, 국회 등이 다년간 제도 도입 필요성을 제기해왔으며, 2023년 국회입법조사처(NARS) 보고서는 디스커버리 제도의 필요성을 강조하면서도, 반드시 한국의 민사법 전통에 맞는 ‘사법통제형 모델’이어야 한다고 지적했습니다. 이 이슈는 최근 대선에서도 중요한 공약으로 부각되었습니다. 이재명 대통령은 기술유출 방지와 IP 보호 강화를 위해 디스커버리 제도 개혁을 약속했으며, 이는 중앙선거관리위원회에 제출된 ‘10대 핵심 국정과제’ 중 하나로 포함되었습니다. 현재 여당인 더불어민주당은 디스커버리 관련 법안을 2024년 8월과 2025년 4월에 각각 발의했으며, 민사소송법 개정을 주요 내용으로 하고 있습니다. 두 법안 모두 국회에서 심의 중입니다. ▒ 제안된 한국형 디스커버리 제도의 주요 내용 현재 계류 중인 법안, 대통령 공약, 그리고 학계·실무의 논의를 종합해볼 때, 한국형 디스커버리 제도는 다음과 같은 요소를 포함할 가능성이 큽니다:    ●   법원의 자료 제출 명령권 강화: 당사자가 제출을 거부할 경우 제재를 부과할 수 있는 실효적 권한 부여    ●   법원 지정 전문가에 의한 현장조사 제도 도입: 서류증거 확보가 어려운 경우 제3의 전문가를 통한 공정한 사실조사    ●   사전 증인신문 제도: 재판 전 증인의 진술을 미리 확보하여 사실관계를 명확히 함    ●   기밀보호 장치 강화: 영업비밀 보호를 위해 비공개 심리, 열람 제한 등 보호명령 제도 도입 현재 정치권 내 이견이 크지 않고 정부·여당이 입법을 주도하고 있어, 개혁이 실현될 가능성은 높습니다. ▒ 특허 집행에 미치는 영향 해당 개혁안이 통과되면, 원고가 핵심 증거에 접근할 수 있는 수단이 강화되어 한국의 특허소송 환경에 실질적인 변화가 있을 것으로 보입니다:    ●   손해배상 산정에 필수적인 매출·생산 관련 자료 확보 가능    ●   제조시설이나 서버에 대한 현장조사 실시    ●   피고의 고의성, 지배·관리 사실 확인을 위한 사전 증인신문 가능    ●   실질적 증거개시 권한에 기반한 합의 협상력 상승 이와 함께 최근 도입된 고의적 특허침해에 대한 5배 징벌적 손해배상 제도 등 실체법적 개혁과 결합되면, 한국은 특허 분쟁의 유력한 국제적 관할지로 자리매김할 수 있을 것입니다.   enhanced punitive damages for willful patent infringement  

2025-06-24
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