특허법인 남아이피그룹

출원

특허, 실용신안, 상표 및 디자인에 관하여 한국을 비롯한 전 세계 주요 국가에서 출원 및 권리화 서비스를 제공합니다. 각 사건의 구체적인 요건을 반영한 출원 및 권리화 전략을 수립하여, 상업적 가치와 실효성 있는 권리행사 가능성을 갖춘 지식재산권을 확보하는 데 중점을 두고 있습니다.

KEY SERVICE

  • • 한국 출원 및 권리화 절차에 관한 전략 자문
  • • 특허 및 실용신안 출원서류 작성 및 출원
  • • PCT 국제출원의 국내단계 진입 및 파리협약에 따른 출원
  • • 특허 명세서 및 청구범위의 번역 및 현지화
  • • 한국 특허실무에 따른 청구항 검토 및 보정
  • • 심사관 면담 및 보정 전략을 포함한 의견제출통지 대응
  • • 재심사청구 및 최종 거절결정에 대한 불복절차
  • • 마드리드 의정서에 따른 국제상표출원의 지정국 출원을 포함한 상표 출원 및 권리화
  • • 헤이그 시스템에 따른 국제디자인출원의 지정국 출원을 포함한 디자인 출원 및 권리화
  • • 분할출원, 변경출원 및 기타 권리화 관련 출원
  • • 등록절차, 연차료 납부, 갱신 및 지식재산권 포트폴리오 관리
  • • 양도, 라이선스 및 출원인 또는 권리자 정보 변경의 등록 및 신고

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AREAS OF EXPERTISE

  • • 전기·전자, IT 및 통신
  • • 반도체, 디스플레이 및 반도체 장비
  • • 소프트웨어, 인공지능 및 디지털 기술
  • • 기계공학, 모빌리티 및 로봇공학
  • • 첨단소재, 배터리 및 에너지 기술
  • • 화학, 생명공학 및 제약
  • • 상표, 디자인 및 브랜드 보호

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지식재산권 뉴스

Patent Prosecution Highway (PPH) now available between Korea and France

Following an MOU between the Korean Intellectual Property Office (KIPO) and France’s National Institute of Industrial Property (INPI) signed during the World Intellectual Property Organization General Assembly held in Geneva, Switzerland in July earlier this year, the Patent Prosecution Highway (PPH) program between Korea and France has become effective as of September 1, 2022.   From this date onwards, applicants may request KIPO to conduct preferential examination based on INPI work products provided the normal requirements are met, namely:   The KIPO application and the application forming the basis of the PPH request must have the same “earliest date” The INPI application must have one or more claims determined by INPI to be patentable/allowable The claims in the KIPO application must correspond (or be amended to correspond) sufficiently to the claim(s) determined by INPI to be patentable/allowable A request for examination must have been filed with KIPO by the applicant before, or together with, the PPH request There must be no first office action issued against the KIPO application at the time of filing the PPH request   According to KIPO’s 2021 statistics France ranked fifth in terms of the number of patent applications filed by foreign applicants in Korea, so this development should be welcomed by French applicants. (For reference Korea already has PPH agreements in place with the four preceding countries in the list, namely the US, Japan, China and Germany). Vice versa, Korean applicants — who rank fourth among INPI applicants from outside of Europe — will also be able to benefit from accelerated examination of their French applications based on KIPO work products.   By utilizing the PPH program, applicants can typically expect to receive a first office action from KIPO within 2-5 months of filing the request for preferential examination, instead of the typical 12-15 months for standard applications.   The agreement between KIPO and INPI is formally a three-year pilot program ending August 31, 2025, with the offices to decide whether and how to fully implement the program after the trial period based on evaluation of its results.   Written by Jonathan MASTERS

2022-09-13
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지식재산권 뉴스

한국지식재산( KIPO ) , 가상상품 상표 심사 가이드라인 발간

메타버스 개념의 급속한 인기, 가상 상거래의 발전, 가상 상품의 활성화된 거래 증가에 따라 관련 상표 출원의 급속히 증가하고 있습니다. 따라 특허청(KIPO) 은 최근 가상 상품의 상표 심사에 대한 새로운 지침을 발표했습니다. 해당지침은 2022년 7월 14일부터 적용되며, 적정 상품 명칭의 선택, 상품 간의 혼동/충돌에 대한 기준 및 심사의 일관성이라는 측면에서 그 의미가 있습니다.   1.    가상 상품의 적정 명칭   상품명 '가상상품' 자체는 그 뜻이 애매하며 또한 상품에 대상이 되는 범위가 너무 광범위하여 이를 보다 구체적 및 세분할 것이 요구됩니다. 이를 해결하기 위하여, 이전에는 "다운로드 가능한 이미지 파일(가상 의류)"과 "가상 의류(가상 상품)를 기록하는 컴퓨터 프로그램" 형식의 상품 명칭을 활용하여 상표 출원이 이루어 졌으나, 이는 가상상품이라기 보다는 컴퓨터 프로그램의 한 종류로만 인식되어 왔습니다. 그러나, 이제는 컴퓨터프로그램 보다는 상품 자체에 초점을 맞춘 "가상 의류", "가상 신발" 등과 같은 "가상 + 실제 상품" 과 같은 상품 명칭으로 상표 출원이 가능해졌습니다. 물론, 이들 가상상품 또한 컴퓨터프로그램이 분류되는 상품분류 제9류에 동일하게 분류되나, 구체적인 실물 상품명을 활용하여 출원할 수 있고, 이는 가상상품에 대한 권리보호 선택이 보다 구체적이고 다양해졌다는 것을 의미합니다.   2.    상품 간의 유사성 판정   1)    가상 상품 간의 관계 이전에는 모든 가상 상품이 컴퓨터프로그램으로만 인식되었기에 그 상품 유형에 관계없이 유사한 상품으로만 간주되었습니다. 이론상으로는 '가상 신발'과  '가상 자동차'가 전혀 다른 속성의 상품임에도 불구하고 유사상품으로 분류되었기에, 전혀 다른 분야에서 활동하는 상표권자들 사이에 잠재적인 분쟁이 발생할 여지가 있었습니다. 새로운 가이드라인의 발표에 따라 가상 상품간의 유사성 판단은 관련된 실제 상품의 속성에 따라 분류 및 비교되어야 합니다. 즉, “가상 신발”과 “가상 자동차”는 상품분류 제9류에 분류되나 “신발; 자동차”의 속성 차이로 인해 비유사한 상품으로 분류되며, “가상 바지”와 “가상 의류”는 “바지; 의류”의 속성 유사로 인하여 유사한 상품으로 분류됩니다.   2)    실제 상품과 가상 상품의 관계 새로운 가이드라인에 따르면, 가상 상품과 이와 관련된 실제 상품은 비유사한 상품으로 규정하고 있습니다. 즉, 제9류에 분류되는 “가상 자동차”와 제12류에 분류되는 “자동차”는 비유사한 상품으로 분류 및 판단됩니다. 따라서, 이전 실제 상품에 등록되어 있던 선등록상표가 가상 상품에 출원되는 후출원상표의 장애가 될 수 없다는 것을 의미합니다. 이는 가상 상품과 실제 상품은 사용 목적 및 판대 경로 등의 차이로 인하여 소비자에게 혼동을 야기시킬 가능성이 낮다는 판단에 따른 것입니다. 다만, 실제 상품에서 주지 또는 저명한 것으로 인식되는 상표가 존재하는 경우 가상 상품에서 선출된 상표라 하더라도 거절될 가능성이 있습니다. 다만, 주지성/저명성 또는 소비자 오인.혼동에 대한 판단의 문제는 여전히 논란의 여지가 될 것입니다.   3.    의견   메타버스의 출현으로 우리는 새로운 방식과 새로운 사고로 현실 세계를 이해하고 조작하고 시뮬레이션할 수 있습니다. 전 세계가 메타버스에서 각 상품만의 식별표시를 구축하는데 많은 노력을 하고 있는 가운데, 기회와 도전이 가득한 메타버스를 마주하면서 우리가 할 수 있는 것은 충분한 관심을 갖고 사전에 상표 전략을 세밀하게 준비하는 것이 무엇보다 중요합니다. 그 전략은 상품분류 제9류의 가상 상품에 선출원하여 상표권을 선점하는 것으로 시작할 수 있습니다.     Written by Jonathan MASTERS and Alex Hyon CHO

2022-07-20
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지식재산권 뉴스

Easier restoration of IP rights

When patent, utility model, trademark and/or design rights (collectively “IP rights”) are invalidated or extinguished following a rights holder’s inability to meet a statutory deadline, in certain circumstances it is possible to “restore” the IP right to its pre-invalidation or pre-extinguishment state and continue prosecution. Comparing with other systems around the world, Korean IP laws have traditionally applied strict standards for the restoration of IP rights. However, recent revisions have relaxed these requirements, shifting the acceptable standard from “unavoidable reasons” to “justifiable reasons”. These changes came into effect from April 20, 2022. The previous “unavoidable reasons” were applicable only in very limited situations such as natural disasters or wars, while “justifiable reasons” are applicable in emergency situations where the applicant cannot undertake the necessary procedures, for example due to hospitalization for Covid-19. The detailed requirements for the restoration of IP rights are as follows: Substantive Requirements: There must be “justifiable reasons” for failing to comply with the relevant deadline in spite of all due care demanded by the circumstances having been taken. The key requirement, therefore, is to prove that “due care” was taken. The obligation to exercise due care must be considered in light of the situation as it stood before the missed deadline expired. “All due care” means all reasonable care, i.e., that which a reasonably competent patentee, applicant, or representative would employ in the relevant circumstances. Procedural Requirements: Under current IP laws, actions to restore IP rights must be filed within two months from the date on which the justifiable reasons for non-compliance with the original deadline cease to exist, and at the latest within one year of the original deadline. In order to achieve the restoration of IP rights, a petition for restoration of IP rights must be filed within the aforementioned periods together with a statement and evidence showing the “justifiable reasons”. The petition will be examined by the KIPO division handling the case in question. While it is certainly a positive development that the Korean IP office (KIPO) is being more lenient in its approach to IP rights restoration, with more varied causes not attributable to the rights holder being accepted as the justification for a missed deadline, the specific standards for the required statement and evidence have not been clearly stipulated and so there still remains some uncertainty about the practical implications. However, we expect that these standards will become established based on precedent in the weeks and months to come.     Written by Jonathan MASTERS

2022-05-27
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