특허발명 실시금지 계약 체결 이후 해당 특허가 무효로 확정된 경우, 상기 계약을 둘러싼 법률 관계는 어떻게 될까? 특허권이 무효로 확정되는 경우 특허법에 의하여 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 그렇다면, 상대방이 해당 특허발명을 실시하였더라도 계약 위반도 없었던 것이 될까? 만약 상대방이 자신이 실시한 발명이 자유실시기술임을 입증할 수 있다면 실시금지 계약 위반이 아니게 되는 걸까? 우선 특허발명 실시계약 체결 이후 해당 특허가 무효로 확정된 때에 관한 대법원 판결들을 살펴보고, 이어서 앞서의 문제들에 대해 2024년 11월 20일에 선고된 최근 대법원 판결을 소개하겠다.

특허발명 실시계약 체결과 해당 특허의 무효(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666,42673 판결)

   1.    특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상인 특허권이 무효로 확정된 경우 특허발명 실시계약은 계약 체결 시부터 무효로 되는가?

   특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약 대상인 특허가 무효로 확정되면 특허권은 소정의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다. 그러나 특허발명 실시     계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한, 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 계약 체결 당시부터 원시적으로 이행불능     상태에 있었다고 볼 수는 없다. 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다. 

   2.    특허권자가 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 부당이득으로 반환할 의무가 있는가?

   특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 원칙적으로(특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약       자체에 별도의 무효사유가 없는 한) 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간     에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다.

   이 판결 이후에 나온 대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결은 같은 이유로, 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정된 경우, 특허권자는 원칙적으로       특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안의 특허실시료에 대한 지급을 청구할 수 있다고 하였다.

   3.    특허발명 실시계약 체결 이후 계약 대상인 특허가 무효로 확정된 경우, 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수 있는가?

   특허는 성질상 특허등록 이후에 무효로 될 가능성이 내재되어 있는 점을 감안하면, 특허발명 실시계약 체결 이후에 계약 대상인 특허의 무효가 확정되었더라도 특허의       유효성이 계약 체결의 동기로서 표시되었고 그것이 법률행위의 내용의 중요부분에 해당하     는 등의 사정이 없는 한, 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수는     없다.

특허발명 실시금지계약 체결과 해당 특허의 무효(대법원 2024. 11. 20. 선고 2024다270105 판결)

   1.    특허발명 실시금지 계약이 해당 특허가 무효로 되면 상기 계약은 효력을 상실하는가?

   특허권자와 계약상대방 사이에 특허권자의 허락 없는 특허발명 실시를 금지하는 내용의 계약(이하 ‘특허발명 실시금지계약’이라 함)이 체결된 이후에 그 특허가 무효로     확정되었다고 하더라도 특허발명 실시금지계약이 계약 체결 당시부터 원시적으로 이행불  능  상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 그 특허가 무효로 확정된 때부터           특허발명 실시금지계약은 이행불능 상태에 빠지게 될 뿐이다. 따라서 특허발명 실시금지계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자는 원칙적으로 위 계약에 따른     특허발명 실시금지의무가    유효하게 존재하는 기간 동안 특허발명을 실시한 계약상대방에 대하여 채무불이행에 따른 손해배상을 청구할 수 있다.

   2.    특허발명 실시금지 계약 위반에 따른 손해배상청구에 대해 피고는 자신의 실시형태가 자유실시기술이라는 이유로 계약 위반이 아니라고 항변할 수 있는가?

   계약상대방이 특허발명을 실시한 구체적인 형태가 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 이른바 자유실시기술에 해당한다       고 하더라도, 그러한 사정만으로 계약상대방이 특허권자와의 의사 합치에 따른 특허발명 실시   금지계약의 구속력에서 벗어나게 된다고 볼 수는 없다.

결론

특허발명 실시계약 및 실시금지계약에 대하여 대법원은 특허가 무효로 되더라도 이들 계약들이 계약 체결 시부터 무효로 되는 것은 아니라고 판단하였다. 
따라서 특허발명 실시계약의 경우 특허무효가 확정 되기까지의 계약 기간에 대하여, 특허권자는 특허실시료 지급을 청구할 수 있고 해당 기간에 대해 이미 받은 특허실시료는 반환할 의무가 없다. 
특허발명 불실시계약의 경우에는 특허무효가 확정 되기까지의 계약 기간 동안 특허발명을 실시한 상대방에 대하여 채무불이행에 따른 손해배상을 청구할 수 있고 상대방은 이러한 청구에 대하여 자유기술의 항변을 할 수도 없다.