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NAM IP 글로벌 상표/디자인 뉴스레터 - 2025년 5월호

1. 글로벌 상표동향 & 주요제도 변화 – 중국, 미국, EU, 필리핀, 스웨덴   2025년 5월에는 중국, 미국, 유럽연합(EU), 필리핀, 스웨덴에서 실무에 직접적인 영향을 미칠 상표/디자인 정책이 본격 시행됩니다.  중국은 형사적 상표 및 저작권 침해에 대한 형사처벌 요건이 완화되어 위조 상품에 대한 대응 수단이 강화되었고, 미국에서는 디자인 출원에 대한 신속심사 제도를 일시 중단 하여 관련 전략 재정비가 필요해졌습니다. EU는 디자인 제도 개혁의 1단계 시행에 착수하였고, 필리핀은 비쟁송 절차를 통한 유명상표 등록제도를 새롭게 도입하였습니다. 아울러, 스웨덴은 상표 관련 수수료를 조정함에 따라 출원 및 갱신 시 비용 검토가 요구됩니다.   NAM IP 글로벌 상표/디자인 뉴스레터 2025년 5월호에서는 이러한 제도 변화의 핵심 내용과 검토하셔야 할 실무적 대응 전략을 정리하였습니다.  가. 중국 – 형사적 지재권 보호에 관한 새로운 사법해석 발표 (2025. 4. 26. 시행)  2025년 4월 24일, 중국 최고인민법원(SPC)·최고인민검찰원(SPP)은 「지식재산권 형사보호에 관한 사법해석」을 공동 발표하였으며, 이는 2025년 4월 26일부터 시행되었습니다. 이번 개정은 기존 2004·2007·2020년 해석을 대체하는 제4차 사법해석으로, 위조 상표 및 저작권 침해에 대한 형사 기소 기준을 크게 완화하는 한편, ‘특히 심각한 상황’에 대한 기준은 강화한 것이 특징입니다.   주요 변경 사항은 다음과 같습니다.   구분 종전 기준 개정 후 기준 위조 상표 라벨 (제조·판매) 20,000장 이상   또는 불법이익 30,000 위안   또는 매출 50,000 위안 10,000장 이상 (2개 상표 포함 시, 5,000장)   또는 불법이익 20,000 위안   또는 매출 30,000 위안 서비스표 위조 명시 규정 없음 불법이익 50,000 위안 (2개 이상 포함 시 30,000 위안)   또는 2년 내 재범 저작권 침해 1,000부 이상 500부 이상 ‘특히 심각한 상황’ (징역 3년-10년 형) 불법이익 150,000 위안   또는 매출 250,000 위안 불법이익 300,000 위안   또는 매출 500,000위안  이번 해석의 시행으로, 중국 내 상표·저작권 침해행위에 대한 형사 입건 가능성이 확대되었으며, 실무적으로는 위조품 유통업체에 대한 형사 대응 전략의 정비가 요구됩니다. 다만, ‘특히 심각한 상황’의 기준이 상향됨에 따라 3년 이상의 실형 선고 요건 강화되어, 실효성 있는 양형 결과를 위해 증거 확보 및 피해액 산정 전략이 중요해졌습니다.   나. 미국 – 디자인 출원에 대한 신속심사 절차 일시 중단 (2025. 4. 17. 시행)  미국 특허청(USPTO)은 2025년 4월 14일, 디자인 출원에 대한 신속심사 절차를 2025년 4월 17일부터 일시적으로 중단한다고 발표하였습니다. 이는 최근 몇 년간 해당 절차를 악용한 허위 출원 증가(560%)와 잘못된 마이크로엔티티(Micro Entity) 미국 특허청(USPTO)의 "마이크로엔티티(Micro Entity)"는 소규모 개인이나 조직이 특허 관련 수수료를 절감할 수 있도록 제공하는 제도입니다. 마이크로엔티티로 인정되면 대부분의 특허 수수료에서 80%의 할인을 받을 수 있습니다.  인증 사례의 급증에 대응하기 위한 조치입니다.  신속심사 절차의 중단은 USPTO의 디자인 출원 심사 적체를 해소하고, 전체 심사 대기 시간을 단축하기 위한 조치이며, 허위 마이크로엔티티 인증을 통한 수수료 손실을 방지하고, 지식재산 시스템의 무결성을 보호하기 위한 조치로 해석됩니다. 이에 따라, 2025년 4월 17일 이후에 접수된 신속심사 요청(초기 및 갱신 요청 포함)은 승인되지 않으며, 관련 수수료는 환불됩니다.   현재로서는 신속심사 절차의 재개 일정이나 계획에 대한 공식적인 정보가 없으며, 향후 USPTO의 발표를 주시할 필요가 있습니다. 다. 유럽연합(EU) – 디자인 제도 개혁 1단계 시행 (2025. 5. 1. 시행)  2025년 5월 1일, 유럽연합(EU)은 디자인 보호 제도의 현대화를 위한 개혁의 1단계를 시행하였습니다. 이번 개혁은 디지털 시대에 부합하는 디자인 보호를 강화하고, 절차를 간소화하며, 권리자의 집행 권한을 확대하는 것을 목표로 합니다.  주요 내용은 다음과 같습니다.  ● 디자인 및 제품 정의 확대: 디자인의 정의에 애니메이션, 움직임, 전환 효과 등이 명시적으로 포함되었으며, 제품의 정의도 비물리적 항목(예: 가상 자산, 그래픽 사용자 인터페이스, 로고 등)을 포함하도록 확대되었습니다. ● 다중 디자인 출원 요건 완화: 기존에는 동일한 로카르노 분류에 속하는 디자인만 다중 출원이 가능했으나, 이제는 최대 50개의 디자인을 분류에 관계없이 하나의 출원으로 제출할 수 있습니다. ● 수수료 구조 변경: 기본 출원 수수료는 €350로 유지되며, 추가 디자인에 대한 수수료는 디자인당 €125로 조정되었습니다. 또한, 갱신 수수료는 보호 기간이 길어질수록 증가하는 구조로 변경되었습니다. ● 디자인 보호 표시 도입: 디자인 보호를 받는 제품에 Ⓓ 기호를 표시할 수 있게 되어, 권리자의 권리 주장을 명확히 할 수 있습니다. ● 3D 프린팅 및 위조품에 대한 집행 권한 강화: 디자인 권리자는 무단 3D 프린팅 및 EU를 경유하는 위조품에 대해 법적 조치를 취할 수 있는 권한이 강화되었습니다.  디지털 및 애니메이션 디자인의 보호 범위가 확대됨에 따라 UI, 디지털 인터페이스, 등에 대한 디자인 출원 전략을 검토할 수 있으며, 다중 디자인 출원 요건 완화로 인한 비용 절감 효과를 활용하여, 다양한 디자인을 한 번에 보호받을 수 있는 기회를 모색하실 수 있을 것으로 예상됩니다. 라. 필리핀 – 유명 상표 등록 제도 도입 (2025. 4. 28. 시행)  필리핀 지식재산청(IPOPHL)은 2025년 4월 28일, 「유명 상표 선언 및 등록부 생성에 관한 규정(Memorandum Circular No. 2025-009)」을 시행하여, 행정 절차를 통해 비쟁송적 방식으로 유명상표 지위를 인정받을 수 있는 공식 등록 제도를 도입하였습니다.  이는 기존에는 소송이나 이의신청 등 분쟁 절차를 통해서만 인정되던 유명상표 지위를 보다 신속하고 명확하게 확보할 수 있는 길을 제도화한 것으로, 기업 입장에서 실무적 활용도가 높아질 것으로 예상됩니다.  유명 상표 등록 제도의 주요 내용 ● 신청 절차 및 요건  신청인은 상표의 사용 기간, 시장 점유율, 식별력, 평판 등 4가지 필수 요소에 대한 입증자료를 포함하여 신청할 수 있으며, IPOPHL 산하 상표국에서 이를 심사합니다. 심사 결과는 전자관보에 공고되며, 공고일로부터 30일간 제3자의 의견 제출이 가능합니다. ● 유명상표 등록의 효과  유명상표로 등록되면 10년간 보호되며, 5주년부터 1년 이내에 상표의 지속 사용 및 유명성 유지를 입증하는 자료를 제출하면 갱신할 수 있습니다. 해당 상표는 등록부에 공식 등재되며, 이후 출원되는 유사상표에 대한 거절 사유로 활용될 수 있습니다. ● 기존 유명상표의 등록   이미 IPOPHL 또는 법원 판결을 통해 유명상표로 선언된 상표에 대해서도 일정한 증빙자료(판결문, 사용 증거 등)를 제출하면 등록부 등재가 가능합니다.  본 제도의 도입으로, 소송 없이 선제적으로 권리범위를 확정하고, 추후 유사·모방상표 대응 시 효율적인 거절 기반을 마련하실 수 있습니다. 특히, 상표 모방이 우려되는 경우 본 제도의 활용을 선제적으로 검토하실 수 있을 것으로 판단됩니다. 마. 스웨덴 – 상표 관련 수수료 조정 (2025. 4. 25. 시행)     2025년 3월 27일, 스웨덴 특허청(Swedish Patent and Registration Office, PRV)은 2025년 4월 25일부터 적용되는 상표 및 특허 관련 수수료 개정안을 발표하였습니다. 이번 수수료 개정은 2025년 1월 1일부로 시행된 신규 특허법(1967년 법률 대체)에 따른 전반적인 제도 현대화의 일환으로 해석됩니다.   상표 관련 수수료 주요 변경 사항(스웨덴 크로나 기준) 전자 출원 1 상품류에 대한 상표 출원 수수료: 2,700 크로나 서면 출원 1 상품류에 대한 상표 출원 수수료: 3,900 크로나 존속기간 갱신등록 전자서비스를 통한 갱신 수수료: 2,700 크로나 서면을 통한 갱신 수수료: 3,900 크로나 마드리드의정서에 의한 국제상표등록 국제상표등록 취소신청 수수료: 900 크로나 2. NAM IP의 인사이트 & 법률적 시사점  이번 호에서 다룬 중국, 미국, 유럽연합(EU), 필리핀, 스웨덴의 상표 및 디자인 제도 변화는 기업 브랜드 보호 전략과 지식재산권 집행 실무 전반에 직·간접적인 영향을 미칠 수 있는 주요 사안들입니다. 특히, 중국의 형사처벌 기준 완화, EU의 디지털 디자인 보호 확대, 필리핀의 유명상표 등록제도 신설 등은 브랜드권의 확보, 행사 및 방어 수단으로서 의미 있는 제도적 전환점이 될 수 있습니다.  가. 중국 – 형사처벌 기준 완화에 따른 대응 전략 검토  중국의 개정 사법해석 시행으로 위조 상표 라벨 및 저작물에 대한 형사입건 기준이 대폭 완화되었습니다. 이에 따라, 위조품 유통에 대한 형사고소 실효성이 강화된 반면, 실형 선고 기준은 상향되어 양형 전략이 중요해졌습니다. 따라서 중국 내 침해 우려 상품군에 대한 모니터링 체계를 강화하고, 증거 확보 및 피해액 산정 프로세스를 정비하여, 형사·행정단속의 병행 대응 전략 검토가 요구됩니다. 나. 미국 – 디자인 신속심사 중단에 따른 일정 재조정  USPTO는 2025년 4월 17일부터 디자인 출원에 대한 신속심사 절차를 전면 중단하였습니다. 이에 디자인 등록 지연 가능성이 커졌습니다. 따라서 제품 출시 일정과 연계된 디자인 출원 건에 대해 사전 여유 기간을 확보하고, 중요 디자인은 조기 출원 전략을 고려하는 등 일정 재조정 및 내부 대응 체계 마련을 적극적으로 고려해 볼 수 있습니다. 다. 유럽연합(EU) – 비물리적 디자인 보호 전략 수립  2025년 5월 1일부터 시행된 EU 디자인 제도 개정으로 UI, 애니메이션, 그래픽 요소 등 디지털 기반 디자인의 보호 범위가 확대되고, 다중 디자인 출원 요건 완화 및 ⓓ 표식 도입 등 실무적 변화가 본격화되었습니다. 이에, UI·소프트웨어 등 디지털 디자인에 대한 출원 확대, 다중 디자인 출원 활용을 통한 비용 최적화, 정품 표시 전략으로서의 ⓓ 표식 활용 여부 등을 고려해 볼 수 있습니다. 라. 필리핀 – 유명상표 등록제도 신설에 따른 선제적 권리 확보 검토  필리핀은 2025년 4월 28일부터 비쟁송 절차에 의한 유명상표 등록제도를 도입하였습니다. 등록된 유명상표는 향후 유사 출원에 대한 거절 사유로 활용 가능하며, 10년간 보호가 부여됩니다. 따라서 필리핀 내 인지도가 높은 상표에 대해 등록부 등재 여부를 사전에 검토하여, 필요시 관련 자료 준비 및 행정절차 착수를 통해 소송 이전 단계에서의 효과적인 권리 확보 방안으로 활용해 보시기를 권장드립니다. 3. 결어  이번 뉴스레터에서는 중국, 미국, 유럽연합(EU), 필리핀, 스웨덴 등 다양한 국가에서 시행된 상표 및 디자인 제도 변화를 중심으로, 실무에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 핵심 이슈들을 살펴보았습니다. 특히 형사적 보호 수단의 확대, 디지털 디자인 보호 범위의 강화, 비쟁송 절차를 통한 유명상표 인정 제도 등은 브랜드권 확보 및 분쟁 예방 측면에서 전략적 대응이 필요한 사안들입니다.   NAM IP는 이러한 글로벌 IP 환경 변화에 대해 지속적으로 모니터링하고 있으며, 고객께서 보다 효과적인 지식재산권 보호 전략을 수립할 수 있도록 맞춤형 조언을 제공하고 있습니다. 상기 내용에 대해 보다 구체적인 분석이 필요하시거나 문의 사항이 있으시면, 언제든지 연락 주시기 바랍니다.  NAM IP 상표·디자인부 특허법인(유)남아이피그룹 뉴스레터 작성진 신상은ㅣ부서장 변호사/변리사 Jonathan MASTERSㅣ호주변리사 곽동호ㅣ변호사/변리사 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 특허법인(유)남아이피그룹 뉴스레터에 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보 제공 목적으로 발행된 것이며, 이에 수록된 내용은 특허법인(유)남아이피그룹의 공식적인 견해나 구체적인 사안에 관한 법률의견이 아님을 알려드립니다. The content and opinions expressed within NAM IP Group newsletter are provided for general informational purposes only and should not be considered as rendering of legal advice for any specific matter. 서울 중구 서소문로 95 정안빌딩 3층 (우)04516 ㅣ T. 02-753-5477 ㅣ www.nampat.co.kr  

2025-05-05
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NAM IP 글로벌 상표/디자인 뉴스레터 - 2025년 4월호

1. 글로벌 상표동향 & 주요제도 변화 – 캄보디아, 리비아, 튀르키예, 캐나다, 인도   2025년 4월에는 여러 국가에서 실무에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 상표 제도 변화가 예정되어 있습니다.   캄보디아는 국제등록 상표에 대한 기한 연장 절차를 자동화하면서 출원인의 기한 관리 책임이 강화되었고, 리비아는 일시적으로 신규 상표 출원 접수를 중단하여 우선권 확보 전략 검토가 요구되고 있습니다. 튀르키예에서는 행정취소 제도가 본격 시행되며 상표 방어 및 출원 전략에 실질적인 변화가 예상되며, 캐나다는 이의절차에 대한 비용부담 명령, 실사용 입증 요건 도입 등으로 상표 분쟁 실무 전반에 걸친 대응 전략 정비가 필요한 상황입니다. 아울러, 인도에서는 상표가 음각된 병의 재사용에 대한 판결을 통해 포장재 재사용에 대한 법적 리스크가 강조되었습니다.   이번 호에서는 이들 국가의 주요 제도 변화와 함께 실무적으로 고려해야 할 대응 전략을 정리하였습니다.  가. 캄보디아 – 국제등록 상표 기한 연장 절차 변경 (2025. 3. 17. 시행)  캄보디아 산업재산권국(DIPR)은 2025년 3월 4일 발표를 통해, 마드리드 시스템을 통한 국제등록 상표에 한하여 기한 연장 절차를 변경한다고 발표하였습니다.  기존에는 연장 요청 이후 DIPR이 별도의 '기한 연장 통지서'를 발행하고, 이 통지일로부터 60일의 연장기간이 부여되었으나, 앞으로는 신청일(또는 IPAS 시스템상 접수일)로부터 자동 60일 연장이 적용됩니다. 그 결과, 더 이상 연장 승인 통지서가 발행되지 않기 때문에, 출원인 또는 대리인이 직접 연장 기한을 계산하고 관리해야 합니다. 다만, 이 변경은 국제 등록 상표에만 적용되며, 직접 출원 건에는 기존 방식이 유지됩니다.  이에 따라, 마드리드 시스템을을 통한 상표 출원시 연장 기한 산정 오류를 방지하기 위해, 내부 관리 시스템 정비가 필요할 것으로 사료되며, 기한 관리 책임이 신청자에게 전가된 구조이므로 주의가 필요할 것으로 예상됩니다.   나. 리비아 – 신규 상표 출원 접수 일시 중단 (2025. 3. 5. ~ 2025. 4. 10.)  2025년 3월 6일, 리비아 경제통상부는 2025년 3월 5일부터 4월 10일까지 신규 상표 출원 접수를 일시 중단한다고 발표했습니다. 다만, 이의신청, 갱신, 항소 등의 절차는 계속해서 접수가 가능하다고 명시하였습니다.    이번 조치는 행정 절차 개선 및 업무 효율성 확보를 위한 조치로 알려져 있으나, 출원 접수 재개 이후의 우선권 판단 방식 등에 대한 세부 지침은 아직 발표되지 않았습니다.   이와 관련하여, 리비아에 신규 출원을 계획 중이시라면, 파리협약 국가에서의 우선권 확보 전략을 고려하거나, 향후 폭주가 예상되는 접수 재개 시점에 대비한 사전 준비가 필요할 것으로 보입니다. 다. 튀르키예 – 불사용 상표 행정취소 제도 전면 시행 및 관련 규정 개정 (2025. 3. 15. 시행)  튀르키예 특허청(TÜRKPATENT)은 2024년 1월 10일부터 불사용 상표에 대한 행정취소 절차를 도입하였으며, 2025년 3월 15일에는 관련 시행규칙이 공식 발표되어 절차가 본격 시행되었습니다.   튀르키예 산업재산법(IP Code) 제26조에 따라 상표 불사용 취소 제도가 2024년 1월 10일부터 시행되었으나, 세부 규정이 미비해 그간 접수된 신청은 ‘예비 접수’형식으로만 처리되어 왔습니다. 이번 시행규칙의 공표로 관련 절차가 본격적으로 개시되었으며, 이제부터는 상표의 불사용에 대한 취소를 구할 경우 법원에 직접 소송을 제기하는 것이 아니라, 반드시 튀르키예 특허청에 먼저 행정취소 신청을 해야 하는 방식으로 제도가 정비되었습니다.  주요 내용은 다음과 같습니다.  ● 등록일로부터 5년 간 사용되지 않거나 5년 연속 불사용된 상표는 취소대상이 됩니다. ● 신청 후 형식 요건 미비 시 1개월 내 보정 기회가 부여됩니다. ● 상표권자는 1개월(연장 시 최대 2개월) 이내에 의견과 증거를 제출할 수 있습니다.  ● 튀르키예 특허청(TÜRKPATENT) 내 상표부가 본안 심사를 통해 결정을 내리며, 불복 시 튀르키예 특허청 산하의 재심사평가위원회(REEB)에 항소할 수 있습니다. 재심사평가위원회의 결정에 불복하는 경우 앙카라 지식재산 법원에 소송을 제기해야 합니다.  ● 신청 시 공식 수수료 외에 신청인은 추가로 공탁금(VAT 포함 TRY 56,300, 약 EUR 1,375)을 예치해야 하며, 기각되는 경우 반환되지 않습니다.  해당 제도는 타인의 방어력 없는 상표를 전략적으로 제거하거나, 거절 극복 수단으로 활용할 수 있는 유용한 제도입니다. 반면, 상표가 공격 대상이 되는 경우에 대비하여 정기적인 상표 사용 입증자료 확보가 필요할 것으로 보입니다. 출원 포트폴리오 중 장기간 미사용된 상표가 있다면, 불필요한 분쟁을 피하기 위한 포트폴리오 정비도 고려할 수 있습니다. 라. 캐나다 – 상표 이의·무효절차 개정 및 실사용 입증 요건 강화 (2025. 4. 1. 시행)  2025년 4월 1일부터 캐나다 상표법 및 시행규칙 개정안이 시행되며, 전반적인 절차 효율화와 권리 남용 방지를 위한 제도 개선이 이루어질 예정입니다. 특히 이번 개정은 상표심판원(TMOB)과 연방법원 절차 모두에 실무상 중요한 변화를 수반하고 있습니다.  상표심판원 관련 주요 변경사항 ● 이의신청/불사용 취소/지리적 표시 이의신청 절차에 있어 절차 지연, 근거 없는 주장 등 비협조적 행위에 대해 당사자 요청시, 절차 비용 기준 최대 10배 수준의 비용부담(cost award) 명령권을 도입하였습니다.  ● 절차의 효율성과 통제를 위해 사건관리(case management) 제도가 명문화되었으며, 복수 사건의 병합, 비협조적 당사자에 대한 제재, 절차 일정조정 등이 가능해졌습니다. ● 당사자가 제출한 민감한 증거나 정보에 대해 대중 공개를 제한하는 비공개 명령 제도의 절차적 요건과 적용 기준을 명확하게 규정하였습니다.  연방법원 관련 주요 변경사항 ● 상표 등록 후 3년 이내에 제기된 침해 소송에서는, 상표의 실사용 입증이 의무화 됩니다. ● 상표심판원(TMOB)의 결정에 대해 연방법원에 항소하는 경우, 당사자가 추가 증거를 제출하기 위해서는 반드시 법원의 사전 허가를 받아야 합니다.   이번 개정으로, 캐나다 내 상표를 등록 후 3년 이내에 행사하는 경우, 실사용 입증 자료를 사전에 준비해 두는 것이 중요할 것으로 사료되며 이의절차 등에서 절차 지연이나 무리한 주장으로 인한 비용 부담 가능성이 생긴 만큼, 전략적이고 신중한 대응이 요구될 것으로 보입니다.  마. 인도 – 상표가 음각된 병의 재사용에 대한 상표 침해 행위 인정 (2024. 12. 판결)   2024년 12월, 인도 델리 고등법원은 음각(엠보싱)된 상표가 남아 있는 병을 제3자가 세척 후 재사용한 행위가 상표침해에 해당한다고 판단하였습니다. 피고는 회수된 병에 자사 제품을 담아 판매하였으나, 해당 병에는 원 상표권자의 브랜드명이 여전히 음각으로 남아 있었습니다.  법원은 재사용 자체는 금지되지 않지만, 상표 식별 요소가 제거되지 않은 상태에서의 재사용은 소비자 혼동을 유발하는 상표침해에 해당한다고 판단하였습니다. 이는 병 외형만으로 출처를 오인할 수 있는 상황에서 브랜드 보호가 소비자 보호와 직결됨을 강조한 판결입니다.  이에 따라 엠보싱·몰딩 등 입체적 표시를 포함한 포장재를 사용하는 경우, 재사용 위험을 고려한 상표 전략, 포장 설계 및 회수 관리체계를 점검할 필요가 있습니다.  2. NAM IP의 인사이트 & 법률적 시사점  이번 호에서 다룬 각국의 상표제도 변화 및 판례들은 단순한 절차상의 개편을 넘어, 브랜드 권리의 확보, 행사, 방어 전략 전반에 걸쳐 실질적인 영향을 미칠 수 있는 요소들입니다. 특히 다수 국가에 브랜드 포트폴리오를 보유한 기업의 경우, 변화하는 제도 환경에 대한 선제적 대응 및 체계적인 리스크 관리는 더욱 중요하다고 할 수 있습니다. 가. 캄보디아 - 자동 연장 제도 도입에 따른 대응  캄보디아의 기한 연장 절차 변경으로 인해 연장 승인 통지가 더 이상 발행되지 않음에 따라, 기한 산정 착오 가능성이 커졌습니다. 국제등록 건에 한해 적용되는 점을 감안하여, 출원 경로별 기한관리 기준을 이원화하여 관리 시스템에 반영할 필요가 있습니다. 나. 리비아 – 출원 일시 중단 시기의 전략적 대응  리비아와 같이 행정 유동성이 큰 국가에서는 우선권 확보를 위한 타국 출원 및 사전 전략 수립이 중요합니다. 특히 해당 시장 진입이 필수적인 브랜드군에 대해서는, 중단 이후의 재접수 시 우선순위가 밀리지 않도록 내부 절차 및 일정 조율이 요구됩니다. 다. 튀르키예 – 상표 행정취소제도의 본격 시행  튀르키예의 불사용 상표에 대한 행정취소제도는 등록 방어 수단을 넘어, 타인의 선등록 상표 제거를 통한 출원 가능성 확보, 브랜드 정리 등 전략적 도구로 활용될 수 있습니다.  상표가 공격 대상이 되는 상황을 예방하기 위해, 정기적인 사용 현황 검토 및 포트폴리오 조정을 고려해보실 필요가 있습니다. 라. 캐나다 – 실사용 입증 요건 및 절차상 비용 부담 제도 도입  캐나다에서는 등록일로부터 3년 이내의 상표에 대해 침해 소송을 제기할 경우, 실사용 입증이 요구되도록 요건이 강화되었습니다. 이에 따라 초기 진입 브랜드에 대해서는 사용 자료를 사전에 체계적으로 확보하고 관리하는 것이 중요하며, 이의절차 등에서의 대응 태도 또한 비용 부담 명령의 판단 요소가 될 수 있으므로, 전략적이고 협조적인 절차 대응이 요구됩니다. 마. 인도 – 엠보싱 병 재사용에 대한 상표침해 인정    델리 고등법원의 판단은 지속가능성과 재사용이라는 산업 흐름 속에서도 상표권 보호가 우선될 수 있음을 재확인한 사례입니다. 이에 따라, 입체적 표시가 포함된 포장재를 활용하시는 경우, 병 회수 및 재사용 경로에 대한 내부 점검이 권장됩니다. 3. 결어  이번 뉴스레터에서는 캄보디아, 리비아, 튀르키예, 캐나다, 인도 등 다양한 지역에서의 상표 제도 변화와 판례 동향을 중심으로, 브랜드 권리 확보 및 유지에 실질적인 영향을 미칠 수 있는 이슈들을 살펴보았습니다. 이번에 소개된 내용들은 단순한 제도 개정에 그치지 않고, 실제 상표 운영 실무 전반에 직·간접적인 영향을 줄 수 있는 사안들로 구성되어 있습니다. 특히, 글로벌 브랜드를 다각도로 전개하고 계신 기업의 경우, 출원·유지·분쟁 대응 전반에 걸친 체계적인 전략 수립과 시의적절한 대응이 더욱 중요하다고 판단됩니다.  NAM IP는 이러한 글로벌 IP 환경 변화에 대해 지속적으로 모니터링하고 있으며, 고객께서 보다 효과적인 지식재산권 보호 전략을 수립할 수 있도록 맞춤형 조언을 제공하고 있습니다. 상기 내용에 대해 보다 구체적인 분석이 필요하시거나 문의 사항이 있으시면 언제든지 연락 주시기 바랍니다.  NAM IP 상표·디자인부 특허법인(유)남아이피그룹 뉴스레터 작성진 신상은ㅣ부서장 변호사/변리사 Jonathan MASTERSㅣ호주변리사 곽동호ㅣ변호사/변리사 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 특허법인(유)남아이피그룹 뉴스레터에 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보 제공 목적으로 발행된 것이며, 이에 수록된 내용은 특허법인(유)남아이피그룹의 공식적인 견해나 구체적인 사안에 관한 법률의견이 아님을 알려드립니다. The content and opinions expressed within NAM IP Group newsletter are provided for general informational purposes only and should not be considered as rendering of legal advice for any specific matter. 서울 중구 서소문로 95 정안빌딩 3층 (우)04516 ㅣ T. 02-753-5477 ㅣ www.nampat.co.kr

2025-04-07
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NAM IP 글로벌 상표/디자인 뉴스레터 - 2025년 3월호

1. 글로벌 상표동향 & 주요제도 변화 – 중국, 조지아, 바하마   최근 여러 국가에서 상표 관련 법제도를 개정하면서 기업들의 브랜드 보호 전략에도 변화가 요구되고 있습니다.  특히, 중국에서는 불사용 취소 청구 요건이 강화되었고, 조지아에서는 상표 지정상품의 명확한 기재가 필수적으로 요구되고 있으며, 바하마에서는 새로운 상표법을 도입하며 서비스 마크를 처음으로 인정하였습니다.  이번 호에서는 이들 국가의 주요 제도 변화와 함께 실무적으로 고려해야 할 대응 전략을 정리하였습니다.  가. 중국 – 불사용 취소 청구 요건 강화  중국 국가 지식재산국(CNIPA)은 상표 불사용 취소 청구 절차를 개정하여 악의적인 취소 요청을 방지하고 행정 부담을 줄이기 위한 새로운 요건을 도입하였습니다. 기존에는 취소 청구가 제기되면 상표권자가 직접 사용 사실을 입증해야 했으나, 이제는 청구인이 상표가 3년간 사용되지 않았음을 입증하는 초기 증거(Preliminary Evidence)를 제출해야 합니다.  초기 증거에는 시장 조사 보고서, 온라인 검색 결과, e커머스 플랫폼 내 판매 현황 등이 포함되며, 특히 Baidu, WeChat, Taobao 등 최소 3개 플랫폼에서 검색한 상위 5개 결과의 스크린샷을 제출해야 합니다.  이번 절차 변경으로 인해 중국 내 상표권자는 사전에 사용 증거를 체계적으로 관리하는 것이 더욱 중요해졌습니다. 특히, 브랜드의 현지 시장에서의 지속적인 사용을 입증할 수 있도록 자료를 확보하고, 향후 불사용 취소 청구 대응 전략을 재정비할 필요가 있습니다.  나. 조지아 – 상표 지정상품의 명확한 기재 요구  조지아에서는 2024년 3월 개정된 상표법 시행에 따라 클래스 헤딩(class heading)의 문자적 해석(literal interpretation)을 도입하였습니다. 기존에는 클래스 헤딩을 지정하면 해당 클래스 내 모든 상품과 서비스를 포함하는 것으로 해석되었으나, 이제는 등록된 표현 그대로만 보호 범위가 인정됩니다. 예를 들어, ‘Clothing’ 이라고만 기재할 경우 신발이나 모자 등은 보호 대상에서 제외될 수 있습니다​.  조지아의 개정된 상표법에 따라, 기존에 클래스 헤딩(class heading)을 사용한 지정상품/서비스 목록은 2029년 3월 7일까지 수정이 가능합니다. 특히, 2025년 3월 7일까지는 무료 개정이 허용되며, 이후 2029년 3월 7일까지는 약 €60의 수수료가 부과될 예정입니다. 2029년 3월 8일 이후에도 수정이 가능할지에 대해서는 법 조항에서 명확히 규정하고 있지 않으므로, 추후 공식 지침을 지속적으로 확인할 필요가 있습니다.  다. 바하마 – 새로운 상표법 도입 및 서비스 마크 등록 가능  바하마에서는 2025년 2월 1일부로 새로운 상표법(Trade Marks Act 2024)이 소급 적용되면서, 현지 상표 제도가 전면 개편되었습니다. 이번 개정의 가장 큰 변화 중 하나는 서비스 마크의 도입으로, 이제까지는 상품만 상표로 등록할 수 있었으나, 앞으로는 서비스업 분야에서도 상표 보호가 가능해졌습니다​.  이와 함께, 바하마에서는 기존의 1938년 영국 상표법을 기반으로 한 구식 분류 체계를 폐지하고, 국제적으로 통용되는 니스 국제분류(Nice Classification)를 새롭게 채택하였습니다. 또한, 상표의 등록 기간이 기존 14년에서 10년으로 변경되었으며, 향후 갱신도 10년 단위로 진행됩니다.  그러나 현재 바하마 지식재산청(BIPO)은 신규 상표 출원을 처리하지 않고 있는 상황입니다. 이는 개정된 법률에 대한 세부적인 시행 규정이 아직 도입되지 않았기 때문으로 법률이 통과되었음에도 불구하고 출원 절차가 일시적으로 중단된 상태입니다. 이에 따라,  바하마에서 상표출원을 계획하는 경우 당분간 제도의 시행 상황을 지속적으로 모니터링하시는 것이 필요할 것으로 보입니다. 2. 글로벌 상표동향 & 주요제도 변화 – 유럽연합(EU)   유럽연합(EU)이 디자인 보호 시스템을 개편하면서, 산업 시장에 직접적인 영향을 미치는 변화가 포함되었습니다.  특히, 수리부품(Spare Parts) 보호 조항 확대, 디지털 인터페이스 보호 강화, 갱신 비용 인상 및 제도 변경은 유럽 내 디자인 전략 및 애프터마켓 정책에 중요한 영향을 줄 것으로 예상됩니다.  가. 수리부품(Spare Parts) 보호 조항 확대 – 애프터마켓 변화 대응 필요  기존에는 제품 수리부품이 디자인 보호를 받으면, 공식 제조업체만 해당 부품을 생산·공급할 수 있었습니다.  그러나 유럽연합(EU)의 이번 개혁으로 인해 제3자(독립 부품 제조업체)도 수리 목적으로 해당 부품을 생산할 수 있게 되었습니다.  이에 따라 제품 수리업체 및 독립 부품 제조업체가 유사한 디자인의 부품을 자유롭게 생산·판매할 수 있게 되어, 애프터마켓에서의 경쟁이 심화될 것으로 보입니다.   나. 3D 프린팅 보호 확대 – 디자인 침해 관리 필요   이번 개혁에서는 3D 프린팅 파일(디지털 설계 파일) 자체도 디자인 보호 대상에 포함되었습니다.   즉, 누군가 디자인을 무단으로 3D 프린팅하여 제작·유통할 경우, 법적으로 조치할 수 있는 근거가 강화되었습니다. (예: 디지털 설계 파일을 다운로드·공유하는 행위도 디자인 침해로 간주)  다. 패러디 및 비판을 위한 디자인 사용 허용  새로운 개혁안에서는 패러디·비판·비교 광고 등의 목적으로 디자인을 사용할 수 있도록 법적 면책 조항이 추가되었습니다.  이에 따라 디자인이 패러디 또는 비교 광고로 활용될 가능성이 높아졌다고 볼 수 있습니다. 디자인 보호 전략을 재정비하고, 브랜드 이미지를 보호할 방안을 마련하는 것이 필요할 것으로 보입니다.  라. 애니메이션(움직임 및 전환 포함) 보호 가능 -  UI 디자인 보호 강화  이번 개혁으로 고정된 형태(Static Design)뿐만 아니라, 디지털 인터페이스(UI) 등 애니메이션 전환 효과도 디자인 보호가 가능해졌습니다.  이에 따라  UI 애니메이션, 인터페이스 등에서 관련 디자인을 적극적으로 보호해나갈 수 있을 것으로 보입니다.  마. 비물리적 제품(그래픽 디자인, UI, 로고 등 포함) 보호 명확화   유럽연합(EU)의 이번 개혁으로 인해, 기존에는 물리적인 제품만 디자인 보호가 가능했으나, 이제는 UI, 그래픽 인터페이스, 로고, 3D 가상 환경 등도 보호할 수 있게 되었습니다.  이에 따라 모바일 앱 UI(제품 제어 앱 내의 인터페이스), UI 및 그래픽 인터페이스, 메타버스 및 가상 환경에서의 디자인 등을 적극적으로 보호해나갈 수 있을 것으로 보입니다.  바. 디자인 등록 표식 ‘ⓓ’ 도입  EU는 디자인 보호 인식을 높이기 위해 ‘ⓓ’(D in a circle) 표식을 도입하였습니다. 이는 상표의 ‘Ⓡ’과 유사한 개념으로써 디자인 보호 대상임을 적극적으로 알리는 역할을 하게 될 것으로 보입니다.  사. 다중 디자인 출원 요건 완화 – 출원 비용 절감 기회  유럽연합(EU)의 이번 개혁으로 인해, 이전에는 서로 다른 제품을 한 번의 출원에서 보호할 수 없었으나, 이제는 다른 제품 클래스라도 한 번의 출원으로 등록할 수 있습니다. 특히 한 번의 출원에서 최대 50개 디자인까지 포함할 수 있어 출원 전략에 따라 출원 비용을 절감할 수 있을 것으로 보입니다.  아. 유럽연합(EU) 디자인 갱신 시 새로운 수수료 체계 적용   유럽연합(EU)의 이번 개혁으로 인해, 2025년 5월 1일 이후 디자인 갱신 시 새로운 수수료 체계가 적용되어 비용이 증가할 가능성이 있습니다. 따라서 갱신이 필요한 디자인이 있다면 2025년 5월 1일 이전까지 갱신하실 것을 추천 드립니다.  갱신 수수료 인상 내역은 다음과 같습니다. (2025년 5월 1일 이후 적용)   갱신 차수 기존 수수료 변경 후 수수료 인상률 1차 갱신(5년) €90 €150 66% 증가 2차 갱신(10년) €120 €250 108% 증가 3차 갱신(15년) €150 €400 166% 증가 4차 갱신(20년) €180 €700 288% 증가 3. NAM IP의 인사이트 & 법률적 시사점  최근 글로벌 상표 및 디자인 제도의 변화는 기업들의 브랜드 및 디자인 보호 전략에도 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 중국의 불사용 취소 청구 요건 강화, 조지아의 지정상품 명확화 요구, 바하마의 서비스 마크 도입 등은 상표권 관리 방식에 중요한 변화를 초래할 것이며, 유럽연합(EU)의 디자인 보호 개혁 역시 자동차 및 IT 업계에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이에 따라 각 국가별 법 개정에 맞춘 전략을 수립하고, 적극적인 대응 방안을 마련할 필요가 있습니다.  가. 중국 - 불사용 취소 청구 요건 강화에 대한 대응  중국의 새로운 불사용 취소 청구 요건 도입으로 인해, 상표권자는 상표 사용 여부를 입증할 필요성이 더욱 커졌습니다. 이에 따라 다음과 같은 대응 전략을 고려할 필요가 있습니다.  1) 상표 사용 증거를 체계적으로 관리  정기적으로 상표가 사용되고 있다는 객관적인 증거(예: 매출 내역, 광고 자료, 온라인 판매 기록)를 수집하고 보관하는 것이 중요합니다. 특히, CNIPA가 요구하는 온라인 검색 결과(최소 3개 플랫폼 검색 증거)를 주기적으로 확보하는 것이 필요합니다.  2) 중국 내 현지 비즈니스 운영 강화  브랜드가 실제로 사용되고 있음을 입증하기 위해 중국 내 공식 유통 채널(온라인 및 오프라인 매장, 제휴 업체 등)을 확대하고, 이를 증명할 수 있는 계약 및 광고 자료를 유지하는 것이 중요합니다.  3) 불필요한 상표 포트폴리오 정리  사용되지 않는 상표가 있다면, 전략적으로 포트폴리오를 정리하고, 불필요한 상표를 사전에 철회하거나 새로운 출원을 진행하는 것도 고려해야 합니다.  나. 조지아 – 지정상품 명확화 요구 대응  조지아의 새로운 클래스 헤딩 규정은 상표권자가 기존 상표의 보호 범위를 재점검하고 필요한 경우 지정상품을 수정해야 함을 의미합니다. 이에 따라 다음과 같은 조치를 고려할 수 있습니다.  1) 기존 등록 상표의 지정상품 확인  기존 등록된 상표가 너무 일반적인 표현(예: "Clothing")을 포함하고 있는지 확인하고, 보호 범위를 명확하게 조정할 필요가 있습니다.  2) 향후 출원 시 보다 구체적인 표현 사용  신규 출원 시에는 보호받고자 하는 상품을 명확하게 지정하여 등록해야 하며, "Footwear", "Headwear"와 같이 구체적인 상품명을 포함하는 것이 필요합니다.  다. 바하마 - 서비스 마크 등록 가능성 확대에 따른 전략  바하마의 새로운 상표법은 서비스 마크 보호를 처음으로 도입하며, 기존의 상표 보호 체계를 대폭 개선하는 계기가 될 것으로 보입니다. 이에 따라 다음과 같은 사항을 고려할 수 있습니다.  1) 바하마에서 서비스 마크 출원 준비  서비스 업종과 관련된 브랜드 보호가 필요할 경우, 새로운 법에 따라 상표를 출원할 수 있도록 사전 준비를 진행해야 합니다.  2) 니스 국제분류(Nice Classification) 도입에 따른 대응  기존 바하마의 구식 분류 체계가 폐지되고 국제 표준을 따르게 되므로, 브랜드 보호 전략을 글로벌 기준에 맞춰 조정할 필요가 있습니다.  3) 출원 절차 재개 여부 지속 모니터링  현재 바하마 지식재산청(BIPO)이 신규 출원을 처리하지 않고 있으므로, 향후 규정이 마련되는 시점을 주시하고 적절한 시기에 출원 절차를 진행해야 합니다.  라. 유럽연합(EU) 디자인 보호 개혁 대응  EU의 디자인 보호 개혁은 기업들이 디자인 보호 전략을 보다 강화할 필요성을 시사하고 있습니다. 특히, 자동차 및 IT 업계에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항들이 포함되어 있으므로, 다음과 같은 대응 방안을 고려해야 합니다.  1) 애프터마켓 부품 시장 변화 대비  제3자 부품 제조업체들이 수리 부품을 자유롭게 생산할 수 있게 되면서, 브랜드 정품과의 차별화를 위해 ‘정품 인증(Genuine Parts)’ 마케팅 전략을 강화할 필요가 있습니다. 또한, 독립 부품 제조업체들의 동향을 지속적으로 모니터링하며 법적 대응 전략을 마련하는 것이 중요합니다.  2) 디지털 인터페이스(UI/UX) 및 애니메이션 보호 전략 강화  UI 등 소프트웨어 기반의 디자인이 보호 대상에 포함되므로, 이에 대한 출원을 적극적으로 진행하는 것이 바람직합니다.    3) 디자인 보호 표식 ‘ⓓ’ 적극 활용  새로운 보호 표식(ⓓ)을 활용하여 디자인 보호 상태를 명확히 표시하고, 디자인 침해 가능성을 사전에 경고하는 효과를 기대할 수 있습니다.  4) 다중 디자인 출원 전략 활용  새로운 개혁안에 따라 한 번의 출원으로 최대 50개의 디자인을 포함할 수 있게 되었으므로, 보다 효율적인 비용 절감을 위해 다중 디자인 출원 전략을 활용할 수 있습니다. 5) 디자인 갱신 비용 인상 대비  2025년 5월 1일 이후 디자인 갱신 비용이 인상되므로, 갱신이 필요한 디자인이 있다면 2025년 5월 1일 이전까지 갱신을 완료하는 것이 바람직합니다. 4. 결어  이번 뉴스레터에서 다룬 글로벌 상표 및 디자인 제도의 변화는 브랜드 및 디자인 보호 전략에 직·간접적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 특히, 중국, 조지아, 바하마 및 유럽연합(EU)에서의 변화는 실무적으로 중요한 의미를 가지므로, 각 국가별 법 개정에 맞춘 대응 전략을 수립하는 것이 필요합니다.  NAM IP는 이러한 글로벌 IP 환경 변화에 대해 지속적으로 모니터링하고 있으며, 고객께서 보다 효과적인 지식재산권 보호 전략을 수립할 수 있도록 맞춤형 조언을 제공하고 있습니다. 상기 내용에 대해 보다 구체적인 분석이 필요하시거나 문의 사항이 있으시면 언제든지 연락 주시기 바랍니다.  NAM IP 상표·디자인부 특허법인(유)남아이피그룹 뉴스레터 작성진 신상은ㅣ부서장 변호사/변리사 Jonathan MASTERSㅣ호주변리사 곽동호ㅣ변호사/변리사 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 특허법인(유)남아이피그룹 뉴스레터에 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보 제공 목적으로 발행된 것이며, 이에 수록된 내용은 특허법인(유)남아이피그룹의 공식적인 견해나 구체적인 사안에 관한 법률의견이 아님을 알려드립니다. The content and opinions expressed within NAM IP Group newsletter are provided for general informational purposes only and should not be considered as rendering of legal advice for any specific matter. 서울 중구 서소문로 95 정안빌딩 3층 (우)04516 ㅣ T. 02-753-5477 ㅣ www.nampat.co.kr

2025-03-03
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지식재산권 뉴스

NAM IP 글로벌 상표 뉴스레터 - 2025년 2월호

1. 글로벌 상표동향 & 주요제도 변화 – 이라크, 리비아, 미국, 캐나다, 버뮤다  가. 이라크, 니스 국제 분류 제11판 도입 및 온라인 검색·출원 시스템 개시  이라크 상표청은 2025년 1월 16일부터 니스 국제 분류 제11판을 공식적으로 도입하고, 상표 검색 및 출원 절차를 온라인으로 진행할 수 있는 새로운 플랫폼을 개설하였습니다.    기존에는 니스 제8판이 적용되었으나, 이번 개정을 통해 최신 국제 기준에 맞추어 제11판으로 전환되었습니다. 새로운 분류 체계는 2025년 1월 16일 이후 출원되는 신규 출원에만 적용되며, 기존 출원 및 2025년 1월 16일 이전에 접수된 출원은 여전히 니스 제8판 및 기존 수수료 체계를 유지합니다.    나. 리비아 상표 갱신 비용 개정  리비아 경제통상부 장관령 제586호(2024)에 따라, 2024년 11월 27일부터 외국 상표권자의 연간 상표 갱신 공식 수수료가 연간 미화 2,000달러로 변경되었습니다. 또한, 10년 갱신 기간에 대해 일괄적으로 미화 20,000달러를 납부하는 방식도 선택할 수 있습니다.    갱신 절차는 리비아 상표청의 전자 공고 시스템을 통해 공지된 후 갱신증명서가 발급될 예정입니다. 다만, 구체적인 시행 방식과 절차에 대한 논의가 지속되고 있어 세부 시행 방안은 변동될 가능성이 있습니다.    다. 미국, 2025년 1월 18일부터 USPTO 상표 출원 비용 인상  미국 특허청(USPTO)은 2025년 1월 18일부터 상표출원 및 기타 절차에 대한 수수료를 인상하였습니다. 이에 따라, 미국 출원을 고려하는 기업에서는 새로운 요건을 숙지하고 출원 절차를 신중히 진행하는 것이 필요합니다.    - 출원 시 필수 정보(주소, 이메일, 사용일 등) 누락된 경우 100달러 추가 수수료 부과    - USPTO 사전 승인된 상품·서비스 설명(Trademark ID Manual)을 사용하지 않을 경우 200달러 추가 수수료 발생    - 마드리드 출원(Madrid Protocol) 기본 수수료가 500달러에서 600달러로 인상됨    새로운 수수료 체계가 이미 적용된 만큼, 출원 비용을 최적화하기 위해서는 사전 승인된 상품·서비스 설명을 활용하고, 출원 정보를 철저히 준비하는 것이 필요합니다.    라. 캐나다, 자체적인 불사용 취소 절차(non-use cancellation) 개시  캐나다 상표청은 2025년 1월부터 등록된 상표 중 실제로 사용되지 않는 'Deadwood' 상표(유령 상표)를 대상으로 한 자체적인 불사용 취소 절차(non-use cancellation)(Section 45)를 개시하였습니다. 제3자의 요청 없이, 캐나다 상표청이 자체적으로 무작위(random)로 특정 상표를 선정하여 비사용 여부를 심사합니다.  이번 조치는 캐나다 등록부에서 더 이상 사용되지 않는 상표를 정리하고, 브랜드 보호를 더욱 강화하기 위한 것입니다. 이에 따라 등록 상표권자는 적절한 시기에 갱신 및 사용 증거를 관리할 필요가 있습니다.   마. 버뮤다, 2025년 1월 1일부터 새로운 상표법 시행  버뮤다에서 2023년에 통과된 상표법(Trade Marks Act 2023)이 2025년 1월 1일부터 시행되었습니다. 버뮤다 정부가 기존 상표법(1974년 법)을 대체하기 위해 제정한 새로운 법률입니다. 이 법은 2023년에 통과되었지만, 실제 시행일은 2025년 1월 1일로 설정되었습니다.    주요 개정 사항은 다음과 같습니다.   - 집단상표 및 인증상표 등록 허용    - 비전통적 상표(소리, 색상 등) 보호 가능    - 이전 ‘이중 등록 시스템(Part A, Part B)’ 폐지, 단일 등록부로 통합됨  - 상표권 보호 기간 10년(기존 7년)으로 변경    - 상표권에 대한 보안 이익(Security Interest) 보안 이익(Security Interest)이란, 상표권을 자산(collateral)으로 활용하여 금융 거래에서 담보로 제공하는 것을 의미합니다.  등록 절차 명확화   2. NAM IP의 인사이트 & 법률적 시사점  가. 이라크 출원 상표  이라크 상표청의 니스 국제 분류 제11판 도입으로 인해, 향후 이라크 출원을 고려하실 경우 최신 분류 기준을 반영하여 출원을 준비하시는 것이 필요합니다. 기존 출원 건(2025년 1월 16일 이전 출원)은 변경 영향을 받지 않으므로, 즉각적인 조치는 필요하지 않습니다.    나. 리비아 출원 상표  리비아의 갱신 비용 인상으로 인해, 갱신 시점과 비용 부담을 미리 검토하는 것이 필요합니다. 특히, 연간 갱신과 일괄 납부(10년) 중 최적의 방식을 선택하여야 하며, 갱신 공고 후 갱신증명서 발급 일정 또한 유의하셔야 합니다.    다. 미국 출원 상표  미국 특허청의 수수료 인상이 시행됨에 따라, 출원 비용을 최소화하기 위해 사전 승인된 상품·서비스 설명을 적극 활용하고, 출원 정보를 철저히 준비하는 것이 중요합니다. 또한, 필수 정보 누락으로 인한 추가 비용이 발생하지 않도록 출원 전에 꼼꼼한 확인이 필요합니다. 3. 결어  NAM IP는 이러한 글로벌 IP 환경 변화에 대해 지속적으로 모니터링하고 있으며, 고객께서 보다 효과적인 지식재산권 보호 전략을 수립할 수 있도록 맞춤형 조언을 제공하고 있습니다. 상기 내용에 대해 보다 구체적인 분석이 필요하시거나 문의 사항이 있으시면 언제든지 연락 주시기 바랍니다.  NAM IP 상표·디자인부 특허법인(유)남아이피그룹 뉴스레터 작성진 신상은ㅣ부서장 변호사/변리사 Jonathan MASTERSㅣ호주변리사 곽동호ㅣ변호사/변리사 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 특허법인(유)남아이피그룹 뉴스레터에 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보 제공 목적으로 발행된 것이며, 이에 수록된 내용은 특허법인(유)남아이피그룹의 공식적인 견해나 구체적인 사안에 관한 법률의견이 아님을 알려드립니다. The content and opinions expressed within NAM IP Group newsletter are provided for general informational purposes only and should not be considered as rendering of legal advice for any specific matter. 서울 중구 서소문로 95 정안빌딩 3층 (우)04516 ㅣ T. 02-753-5477 ㅣ www.nampat.co.kr

2025-02-03
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[특허법원 전속관할 위반 여부가 문제된 사건: 대법원 2024. 10. 31. 선고 2024다228906 판결]

특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권(이하 ‘특허권 등의 지식재산권’)에 관한 민사본안사건은 전속관할 대상이다. 제1심은 서울중앙지방법원, 수원지방법원, 대전지방법원, 대구지방법원, 부산지방법원 및 광주지방법원의 전속관할로 하고 제2심은 특허법원의 전속관할로 한다. 특허권 등의 지식재산권에 관한 소의 관할에 대하여 별도의 규정을 둔 이유는, 통상적으로 특허권 등의 지식재산권에 관한 분쟁의 심리ㆍ판단에 전문적인 지식이나 관련 기술 등에 대한 이해가 필요하므로 전문 재판부에 사건을 집중시킴으로써 지식재산권의 적정한 보호에 이바지할 수 있기 때문이다. 지식재산권에 관한 민사본안사건의 전속관할에 관한 대법원 판결로서, 대법원 2023. 12. 28. 선고 2023다277260 판결(손해배상청구)은 소액사건을 포함하여 제1심을 지방법원단독판사가 심판한 경우에도 그 항소사건은 특허법원의 전속관할에 속함을 확인시켜 준 바 있다. 오늘 소개하는 대법원 2024. 10. 31. 선고 2024다228906 판결은 위약벌 청구의 소에 관한 것이다. 구체적으로, 원고와 피고 1 및 피고 2는 특허 관련 분쟁을 해결하기 위한 합의서를 작성하고, 진행 중인 등록무효심판청구 취하 또는 소취하 등을 하여 분쟁을 종결시켰다. 이후 원고는 피고들이 합의내용을 위반하였다고 주장하면서 본소로 피고들을 상대로 위약벌 지급을 청구하고, 피고 1은 원고가 합의내용을 위반하였다고 주장하면서 반소로 원고를 상대로 위약벌 지급을 청구하였다. 이에 대해 지방법원 단독판사가 제1심 판결을 선고하고, 지방법원 합의부가 제2심으로 심리하여 원심판결을 선고하였다. 이에 대해 대법원은 이 사건 본소와 반소의 심리 및 판단에 특허권 등의 지식재산권에 관한 전문적인 지식이나 기술에 대한 이해가 필요하므로 이 사건 본소와 반소는 특허권 등의 지식재산권에 관한 소에 해당하고 제2심은 특허법원의 전속관할에 속한다고 보았다. 이에 원심판결을 파기하고 특허법원으로 사건을 이송하였다. 특히 특허권 등의 지식재산권에 관한 전문적인 지식이나 기술에 대한 이해가 필요한지 여부에 대하여 대법원은 다음과 같이 판단하였다.    본소에 대하여, 피고들의 특정한 행위가 이 사건 합의서에서 금지하는 행위에 해당하는지 여부 등을 심리ㆍ판단할 필요가 있고, 이를 위해서는 이 사건 특허와                   관련한 등록무효심판, 심결취소소송, 권리범위 확인심판 등의 구체적인 내용과 결과, 이 사건 원고 신청기술과 원고의 특허발명 기술의 동일성 등을 종합적으로                 살펴보아야 한다.     반소에 대하여, 원고의 특정 행위가 이 사건 합의서에서 금지하는 행위에 해당하는지 여부 등을 심리ㆍ판단할 필요가 있고, 이를 위해서는 피고들의 특허발명                   기술의 구체적인 내용, 원고가 건설신기술 지정신청서에 피고들의 특허발명에 관한 허위사실을 기재하였는지 여부 등을 종합적으로 살펴보아야 한다.    본 대법원 판결은 분쟁의 실질에 비추어 특허권 등의 지식재산권에 관한 전문적인 지식이나 기술에 대한 이해가 필요하다면, 이러한 사건을 지식재산권에                         관한 민사본안 사건으로 보고 특허법원의 전속관할 대상으로 한다는 것을 분명히 하였다는 점에서 의미가 있다.  

2024-12-06
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특허권이 무효로 되면 특허 실시 계약과 특허 실시금지 계약은 어떻게 되는가?

특허발명 실시금지 계약 체결 이후 해당 특허가 무효로 확정된 경우, 상기 계약을 둘러싼 법률 관계는 어떻게 될까? 특허권이 무효로 확정되는 경우 특허법에 의하여 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 그렇다면, 상대방이 해당 특허발명을 실시하였더라도 계약 위반도 없었던 것이 될까? 만약 상대방이 자신이 실시한 발명이 자유실시기술임을 입증할 수 있다면 실시금지 계약 위반이 아니게 되는 걸까? 우선 특허발명 실시계약 체결 이후 해당 특허가 무효로 확정된 때에 관한 대법원 판결들을 살펴보고, 이어서 앞서의 문제들에 대해 2024년 11월 20일에 선고된 최근 대법원 판결을 소개하겠다. 특허발명 실시계약 체결과 해당 특허의 무효(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666,42673 판결)    1.    특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상인 특허권이 무효로 확정된 경우 특허발명 실시계약은 계약 체결 시부터 무효로 되는가?    특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약 대상인 특허가 무효로 확정되면 특허권은 소정의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다. 그러나 특허발명 실시     계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한, 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 계약 체결 당시부터 원시적으로 이행불능     상태에 있었다고 볼 수는 없다. 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다.     2.    특허권자가 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 부당이득으로 반환할 의무가 있는가?    특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 원칙적으로(특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약       자체에 별도의 무효사유가 없는 한) 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간     에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다.    이 판결 이후에 나온 대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결은 같은 이유로, 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정된 경우, 특허권자는 원칙적으로       특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안의 특허실시료에 대한 지급을 청구할 수 있다고 하였다.    3.    특허발명 실시계약 체결 이후 계약 대상인 특허가 무효로 확정된 경우, 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수 있는가?    특허는 성질상 특허등록 이후에 무효로 될 가능성이 내재되어 있는 점을 감안하면, 특허발명 실시계약 체결 이후에 계약 대상인 특허의 무효가 확정되었더라도 특허의       유효성이 계약 체결의 동기로서 표시되었고 그것이 법률행위의 내용의 중요부분에 해당하     는 등의 사정이 없는 한, 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수는     없다. 특허발명 실시금지계약 체결과 해당 특허의 무효(대법원 2024. 11. 20. 선고 2024다270105 판결)    1.    특허발명 실시금지 계약이 해당 특허가 무효로 되면 상기 계약은 효력을 상실하는가?    특허권자와 계약상대방 사이에 특허권자의 허락 없는 특허발명 실시를 금지하는 내용의 계약(이하 ‘특허발명 실시금지계약’이라 함)이 체결된 이후에 그 특허가 무효로     확정되었다고 하더라도 특허발명 실시금지계약이 계약 체결 당시부터 원시적으로 이행불  능  상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 그 특허가 무효로 확정된 때부터           특허발명 실시금지계약은 이행불능 상태에 빠지게 될 뿐이다. 따라서 특허발명 실시금지계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자는 원칙적으로 위 계약에 따른     특허발명 실시금지의무가    유효하게 존재하는 기간 동안 특허발명을 실시한 계약상대방에 대하여 채무불이행에 따른 손해배상을 청구할 수 있다.    2.    특허발명 실시금지 계약 위반에 따른 손해배상청구에 대해 피고는 자신의 실시형태가 자유실시기술이라는 이유로 계약 위반이 아니라고 항변할 수 있는가?    계약상대방이 특허발명을 실시한 구체적인 형태가 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 이른바 자유실시기술에 해당한다       고 하더라도, 그러한 사정만으로 계약상대방이 특허권자와의 의사 합치에 따른 특허발명 실시   금지계약의 구속력에서 벗어나게 된다고 볼 수는 없다. 결론 특허발명 실시계약 및 실시금지계약에 대하여 대법원은 특허가 무효로 되더라도 이들 계약들이 계약 체결 시부터 무효로 되는 것은 아니라고 판단하였다.  따라서 특허발명 실시계약의 경우 특허무효가 확정 되기까지의 계약 기간에 대하여, 특허권자는 특허실시료 지급을 청구할 수 있고 해당 기간에 대해 이미 받은 특허실시료는 반환할 의무가 없다.  특허발명 불실시계약의 경우에는 특허무효가 확정 되기까지의 계약 기간 동안 특허발명을 실시한 상대방에 대하여 채무불이행에 따른 손해배상을 청구할 수 있고 상대방은 이러한 청구에 대하여 자유기술의 항변을 할 수도 없다.

2024-12-05
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Patent Prosecution Highway (PPH) now available between Korea and France

Following an MOU between the Korean Intellectual Property Office (KIPO) and France’s National Institute of Industrial Property (INPI) signed during the World Intellectual Property Organization General Assembly held in Geneva, Switzerland in July earlier this year, the Patent Prosecution Highway (PPH) program between Korea and France has become effective as of September 1, 2022.   From this date onwards, applicants may request KIPO to conduct preferential examination based on INPI work products provided the normal requirements are met, namely:   The KIPO application and the application forming the basis of the PPH request must have the same “earliest date” The INPI application must have one or more claims determined by INPI to be patentable/allowable The claims in the KIPO application must correspond (or be amended to correspond) sufficiently to the claim(s) determined by INPI to be patentable/allowable A request for examination must have been filed with KIPO by the applicant before, or together with, the PPH request There must be no first office action issued against the KIPO application at the time of filing the PPH request   According to KIPO’s 2021 statistics France ranked fifth in terms of the number of patent applications filed by foreign applicants in Korea, so this development should be welcomed by French applicants. (For reference Korea already has PPH agreements in place with the four preceding countries in the list, namely the US, Japan, China and Germany). Vice versa, Korean applicants — who rank fourth among INPI applicants from outside of Europe — will also be able to benefit from accelerated examination of their French applications based on KIPO work products.   By utilizing the PPH program, applicants can typically expect to receive a first office action from KIPO within 2-5 months of filing the request for preferential examination, instead of the typical 12-15 months for standard applications.   The agreement between KIPO and INPI is formally a three-year pilot program ending August 31, 2025, with the offices to decide whether and how to fully implement the program after the trial period based on evaluation of its results.   Written by Jonathan MASTERS

2022-09-13
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한국지식재산( KIPO ) , 가상상품 상표 심사 가이드라인 발간

메타버스 개념의 급속한 인기, 가상 상거래의 발전, 가상 상품의 활성화된 거래 증가에 따라 관련 상표 출원의 급속히 증가하고 있습니다. 따라 특허청(KIPO) 은 최근 가상 상품의 상표 심사에 대한 새로운 지침을 발표했습니다. 해당지침은 2022년 7월 14일부터 적용되며, 적정 상품 명칭의 선택, 상품 간의 혼동/충돌에 대한 기준 및 심사의 일관성이라는 측면에서 그 의미가 있습니다.   1.    가상 상품의 적정 명칭   상품명 '가상상품' 자체는 그 뜻이 애매하며 또한 상품에 대상이 되는 범위가 너무 광범위하여 이를 보다 구체적 및 세분할 것이 요구됩니다. 이를 해결하기 위하여, 이전에는 "다운로드 가능한 이미지 파일(가상 의류)"과 "가상 의류(가상 상품)를 기록하는 컴퓨터 프로그램" 형식의 상품 명칭을 활용하여 상표 출원이 이루어 졌으나, 이는 가상상품이라기 보다는 컴퓨터 프로그램의 한 종류로만 인식되어 왔습니다. 그러나, 이제는 컴퓨터프로그램 보다는 상품 자체에 초점을 맞춘 "가상 의류", "가상 신발" 등과 같은 "가상 + 실제 상품" 과 같은 상품 명칭으로 상표 출원이 가능해졌습니다. 물론, 이들 가상상품 또한 컴퓨터프로그램이 분류되는 상품분류 제9류에 동일하게 분류되나, 구체적인 실물 상품명을 활용하여 출원할 수 있고, 이는 가상상품에 대한 권리보호 선택이 보다 구체적이고 다양해졌다는 것을 의미합니다.   2.    상품 간의 유사성 판정   1)    가상 상품 간의 관계 이전에는 모든 가상 상품이 컴퓨터프로그램으로만 인식되었기에 그 상품 유형에 관계없이 유사한 상품으로만 간주되었습니다. 이론상으로는 '가상 신발'과  '가상 자동차'가 전혀 다른 속성의 상품임에도 불구하고 유사상품으로 분류되었기에, 전혀 다른 분야에서 활동하는 상표권자들 사이에 잠재적인 분쟁이 발생할 여지가 있었습니다. 새로운 가이드라인의 발표에 따라 가상 상품간의 유사성 판단은 관련된 실제 상품의 속성에 따라 분류 및 비교되어야 합니다. 즉, “가상 신발”과 “가상 자동차”는 상품분류 제9류에 분류되나 “신발; 자동차”의 속성 차이로 인해 비유사한 상품으로 분류되며, “가상 바지”와 “가상 의류”는 “바지; 의류”의 속성 유사로 인하여 유사한 상품으로 분류됩니다.   2)    실제 상품과 가상 상품의 관계 새로운 가이드라인에 따르면, 가상 상품과 이와 관련된 실제 상품은 비유사한 상품으로 규정하고 있습니다. 즉, 제9류에 분류되는 “가상 자동차”와 제12류에 분류되는 “자동차”는 비유사한 상품으로 분류 및 판단됩니다. 따라서, 이전 실제 상품에 등록되어 있던 선등록상표가 가상 상품에 출원되는 후출원상표의 장애가 될 수 없다는 것을 의미합니다. 이는 가상 상품과 실제 상품은 사용 목적 및 판대 경로 등의 차이로 인하여 소비자에게 혼동을 야기시킬 가능성이 낮다는 판단에 따른 것입니다. 다만, 실제 상품에서 주지 또는 저명한 것으로 인식되는 상표가 존재하는 경우 가상 상품에서 선출된 상표라 하더라도 거절될 가능성이 있습니다. 다만, 주지성/저명성 또는 소비자 오인.혼동에 대한 판단의 문제는 여전히 논란의 여지가 될 것입니다.   3.    의견   메타버스의 출현으로 우리는 새로운 방식과 새로운 사고로 현실 세계를 이해하고 조작하고 시뮬레이션할 수 있습니다. 전 세계가 메타버스에서 각 상품만의 식별표시를 구축하는데 많은 노력을 하고 있는 가운데, 기회와 도전이 가득한 메타버스를 마주하면서 우리가 할 수 있는 것은 충분한 관심을 갖고 사전에 상표 전략을 세밀하게 준비하는 것이 무엇보다 중요합니다. 그 전략은 상품분류 제9류의 가상 상품에 선출원하여 상표권을 선점하는 것으로 시작할 수 있습니다.     Written by Jonathan MASTERS and Alex Hyon CHO

2022-07-20
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Easier restoration of IP rights

When patent, utility model, trademark and/or design rights (collectively “IP rights”) are invalidated or extinguished following a rights holder’s inability to meet a statutory deadline, in certain circumstances it is possible to “restore” the IP right to its pre-invalidation or pre-extinguishment state and continue prosecution. Comparing with other systems around the world, Korean IP laws have traditionally applied strict standards for the restoration of IP rights. However, recent revisions have relaxed these requirements, shifting the acceptable standard from “unavoidable reasons” to “justifiable reasons”. These changes came into effect from April 20, 2022. The previous “unavoidable reasons” were applicable only in very limited situations such as natural disasters or wars, while “justifiable reasons” are applicable in emergency situations where the applicant cannot undertake the necessary procedures, for example due to hospitalization for Covid-19. The detailed requirements for the restoration of IP rights are as follows: Substantive Requirements: There must be “justifiable reasons” for failing to comply with the relevant deadline in spite of all due care demanded by the circumstances having been taken. The key requirement, therefore, is to prove that “due care” was taken. The obligation to exercise due care must be considered in light of the situation as it stood before the missed deadline expired. “All due care” means all reasonable care, i.e., that which a reasonably competent patentee, applicant, or representative would employ in the relevant circumstances. Procedural Requirements: Under current IP laws, actions to restore IP rights must be filed within two months from the date on which the justifiable reasons for non-compliance with the original deadline cease to exist, and at the latest within one year of the original deadline. In order to achieve the restoration of IP rights, a petition for restoration of IP rights must be filed within the aforementioned periods together with a statement and evidence showing the “justifiable reasons”. The petition will be examined by the KIPO division handling the case in question. While it is certainly a positive development that the Korean IP office (KIPO) is being more lenient in its approach to IP rights restoration, with more varied causes not attributable to the rights holder being accepted as the justification for a missed deadline, the specific standards for the required statement and evidence have not been clearly stipulated and so there still remains some uncertainty about the practical implications. However, we expect that these standards will become established based on precedent in the weeks and months to come.     Written by Jonathan MASTERS

2022-05-27
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Designs troubled by trademarks

To achieve registration a design must satisfy several prerequisite requirements, such as novelty and creativity. Novelty signifies that the design, before application, must not have been included in publications or catalogues, publicized through sales or exhibition, or exposed in any other manner such that somebody could identify it. Further, creativeness signifies that a person with ordinary skill in the art could not easily create a given design based on pre-existing internationally or domestically known designs, well-known shapes, patterns, or colors, or any combination thereof. Interplay between designs and trademarks However, even if the aforementioned requirements are satisfied, designs which are liable to create confusion over articles connected with another person’s business cannot be registered and shall be invalidated if granted. Typical examples include designs which use another person’s well-known trademarks, service marks, collective marks, or business emblems (including 3D trademarks). Here, a question arises as to whether a likelihood of confusion requires that there be similarity between the design article and the designated goods of the trademark. Likelihood of confusion Regarding the above question, the court recently answered that similarity between the design article and the designated goods of the trademark is not required in finding a likelihood of confusion. (Patent High Court, 2020heo6255, November 18, 2021) The registered design in question is shown as below and was for a “handbag accessory”. Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3    (original 3D file)         (front view)      (Side view) This case examines whether or not the plaintiff’s registered design possesses the possibility of confusion with the defendant’s products related to the trademarks as below, and if so, whether the plaintiff’s registered design should be invalidated. Pre-existing Trademark 1  Pre-existing Trademark 2             (Classes 6,9,14,18,20,24)                  (Classes 14,25,26) Well-known or remarkably famous trademarks are protected, regardless of whether they are registered under the Trademark Act, by restricting the registration of any identical or similar marks. An application for the registration of a similar mark filed by a person other than the owner of such a well-known/famous trademark will be rejected; and, if registration is erroneously granted, the mark will be subject to invalidation. Registration of a similar mark may also be rejected even if the goods of the trademark application are not identical or similar to those of the well-known/famous trademark due to the possibility of misleading the consumers about the origin of the goods as well as anti-competitive practices. Given the global brand recognition of Chanel, whether or not the defendant’s pre-existing trademarks met the legal standards for being ‘famous’ was not in question. Rather, the key issue was with respect to whether or not the plaintiff’s registered design was likely to cause confusion over articles connected with the defendant’s business. The court ruled that there indeed was a possibility of confusion. The following outlines the court’s reasoning: The registered design is comprised of two overlapping circular rings similar to the English letter “O”, and is closed overall, while the pre-existing trademarks consist of two “C”s overlapping in different directions, with both sides open. The registered design shows five thin “O” shaped rings that are connected to form a single ring, while the pre-existing trademark is in the shape of a thick, black English letter “C”. The design differs from the trademark in that the two disk rings are combined in a ring shape to form a three-dimensional effect, while the trademark is flat and two-dimensional. A key similarity between the registered design in question and the pre-existing trademarks involves an intersection and overlapping of two characters featuring the same thickness while both converge at the same angle. The area that intersects and combines symmetrically is the dominant aesthetic feature of the trademarks and designs as well. Despite the above-mentioned differences therebetween, they are too minor to offset the overwhelming similarity in their dominant aesthetic features. Therefore, overall, the two are similar enough to reasonably conclude that it may create confusion over articles connected with the trademark owner’s business. It is important to note that plaintiff’s argument that “the designated products on which the design is to be applied differ in purpose and function from the defendant’s products, and are therefore unlikely to cause confusion”, was rejected by the court. According to the court, it is because as long as there is a possibility of confusion between the registered design and the articles connected with another person’s business, the products of the registered design and the products of the pre-existing trademark are not required to be the same or similar for the purposes of invalidating the registered design. However, there were two important additional factors that the court considered in reaching its decision. First, the product of the plaintiff, in this case a handbag, was comprised of zippers, straps, and materials that were used in the same or similar fashion to those of the defendants’ products. Second, the plaintiff’s design was separately applied for and registered as a trademark for the same design in class 18, which pertains to leather and leather imitation products, which includes handbags. Notes Well-known trademarks are legally protected under both the Trademark Act and the Design Protection Act. According to the Trademark Act, any trademark likely to cause confusion with the goods or business of another person that is remarkably recognized by consumers is ineligible for trademark registration. Similarly, the Design Protection Act states that the application of a design likely to cause confusion with an article associated with another person’s business may be rejected if it is found to be to identical or similar to a pre-existing trademark. Here, as long as there is a possibility of confusion over articles connected with another person’s business, the products of the design and the goods of the trademark are not required to be the same or similar for the purposes of rejecting a design application or invalidating a registered design. When considering filing a design application, it is important to do a similarity search not only for prior designs but also pre-existing trademarks which are well known or famous in the market.   Written by Ben Yuu (Managing Partner)

2022-04-20
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Updates on Korean trademark law change during COVID-19 (in effect from August 2022)

As a new year has dawned in the midst of the pandemic, the National Assembly, Korea’s legislative branch, gave encouraging gifts to trademark owners by approving amendments to the Trademark Act. The amendments introduce features such as a partial rejection system, a re-examination system, and an expansion of the ways in which trademark holders can prove “use” of their registered trademarks. The revisions were promulgated in early February. The partial rejection and re-examination systems will take effect from February 4, 2023 (one year after promulgation), while the expanded scope of trademark use will take effect from August 4, 2022 (six months after promulgation). What is changing? (Partial Rejection System) Under the current system, where one or more designated goods/services under a trademark application have reasons to be refused, the entire application is doomed to the same fate. It’s an all or nothing game. The only way to save the application without an appeal process is to file an amendment to remove the problematic goods/services (i.e. giving them up entirely through deletion, or splitting off into a divisional application), inevitably at the expense of time and dollars. However, the amended Trademark Act will allow partial rejections of applications. Specifically, examiners may refuse some of the designated goods/services while granting registration of the application for the remaining specification. In cases where the applicant is content to forfeit the refused goods/services, no further action is required on their part to have the application registered for the remaining non-problematic goods/services. This is comparable to practices in other jurisdictions like the US, China, and EUIPO. Also, in line with the partial rejection system, applicants will be able to file an appeal with the IP Trial and Appeal Board (IPTAB) with respect only to the refused goods/services (as a whole, or in part), as opposed to the entire specification of designated goods/services. For further convenience to the appellant, it will be possible to abandon certain goods/services while the appeal is pending with the IPTAB. (Re-examination system) Currently, once an application is finally rejected, the only recourse is to appeal to the IPTAB, no matter what the grounds of rejection are. This is the case even if the application was rejected for non-substantial reasons that can be cured simply by amending the mark or the designated goods/services. The revised Act introduces a re-examination system, where in such straightforward cases applicants may request re-examination and simultaneously file an amendment to cure the rejection grounds. Re-examination by examiners is faster, more convenient and less costly compared to an appeal. This gives applicants another option to choose upon deciding how to respond to an examiner’s final rejection. (Expanding types of trademark use) A trademark registration confers an exclusive right to the use of the registered trademark. Traditionally, trademark “use” has been premised on possession and transfer of ownership of physical products. By legal definition, the term “use” of a trademark means, inter alia, transferring or delivering goods or packages of goods on which trademarks are displayed. There have been discussions as to whether this definition is optimal or adequate for digital products. The amended Trademark Act addresses this issue by including the provision of trademarked goods via a telecommunications line (i.e. online provision) within the core definition of “use of a trademark”, in addition to exhibiting, importing, or exporting trademarked goods for the same purpose. Common examples of this type of use may include uploading or providing subscription services for trademarked computer programs, transmitting e-books and digital files, and providing apps, e-coupons or emoticons via app stores. What to expect? These changes are expected to aid applicants, especially individuals or small and medium sized enterprises who are often unfamiliar with trademark prosecution, in securing trademark rights while also saving time, money, and effort that previously had to be spent analyzing trademark examiners’ grounds for refusal. In addition, the expansion of the types of online trademark “use” reflects the growing increase in the number of digital transactions in the e-commerce market. The new Act will be welcome news for trademark owners, for example whether they need their own online use to be recognized as legitimate “use” to defend a non-use cancellation action, or when their trademarks have been used online by others without authorization and they wish to pursue a claim of infringement. Written by Ben Yuu (Managing Partner) & Samuel PARK (Legal Intern)

2022-02-07
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Designs troubled by trademarks

To achieve registration a design must satisfy several prerequisite requirements, such as novelty and creativity. Novelty signifies that the design, before application, must not have been included in publications or catalogues, publicized through sales or exhibition, or exposed in any other manner such that somebody could identify it. Further, creativeness signifies that a person with ordinary skill in the art could not easily create a given design based on pre-existing internationally or domestically known designs, well-known shapes, patterns, or colors, or any combination thereof. Interplay between designs and trademarks However, even if the aforementioned requirements are satisfied, designs which are liable to create confusion over articles connected with another person’s business cannot be registered and shall be invalidated if granted. Typical examples include designs which use another person’s well-known trademarks, service marks, collective marks, or business emblems (including 3D trademarks). Here, a question arises as to whether a likelihood of confusion requires that there be similarity between the design article and the designated goods of the trademark. Likelihood of confusion Regarding the above question, the court recently answered that similarity between the design article and the designated goods of the trademark is not required in finding a likelihood of confusion. (Patent High Court, 2020heo6255, November 18, 2021) The registered design in question is shown as below and was for a “handbag accessory”. Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 (original 3D file) (front view) (Side view) This case examines whether or not the plaintiff’s registered design possesses the possibility of confusion with the defendant’s products related to the trademarks as below, and if so, whether the plaintiff’s registered design should be invalidated. Pre-existing Trademark 1 Pre-existing Trademark 2 (Classes 6,9,14,18,20,24) (Classes 14,25,26) Well-known or remarkably famous trademarks are protected, regardless of whether they are registered under the Trademark Act, by restricting the registration of any identical or similar marks. An application for the registration of a similar mark filed by a person other than the owner of such a well-known/famous trademark will be rejected; and, if registration is erroneously granted, the mark will be subject to invalidation. Registration of a similar mark may also be rejected even if the goods of the trademark application are not identical or similar to those of the well-known/famous trademark due to the possibility of misleading the consumers about the origin of the goods as well as anti-competitive practices. Given the global brand recognition of Chanel, whether or not the defendant’s pre-existing trademarks met the legal standards for being ‘famous’ was not in question. Rather, the key issue was with respect to whether or not the plaintiff’s registered design was likely to cause confusion over articles connected with the defendant’s business. The court ruled that there indeed was a possibility of confusion. The following outlines the court’s reasoning: The registered design is comprised of two overlapping circular rings similar to the English letter “O”, and is closed overall, while the pre-existing trademarks consist of two “C”s overlapping in different directions, with both sides open. The registered design shows five thin “O” shaped rings that are connected to form a single ring, while the pre-existing trademark is in the shape of a thick, black English letter “C”. The design differs from the trademark in that the two disk rings are combined in a ring shape to form a three-dimensional effect, while the trademark is flat and two-dimensional. A key similarity between the registered design in question and the pre-existing trademarks involves an intersection and overlapping of two characters featuring the same thickness while both converge at the same angle. The area that intersects and combines symmetrically is the dominant aesthetic feature of the trademarks and designs as well. Despite the above-mentioned differences therebetween, they are too minor to offset the overwhelming similarity in their dominant aesthetic features. Therefore, overall, the two are similar enough to reasonably conclude that it may create confusion over articles connected with the trademark owner’s business. It is important to note that plaintiff’s argument that “the designated products on which the design is to be applied differ in purpose and function from the defendant’s products, and are therefore unlikely to cause confusion”, was rejected by the court. According to the court, it is because as long as there is a possibility of confusion between the registered design and the articles connected with another person’s business, the products of the registered design and the products of the pre-existing trademark are not required to be the same or similar for the purposes of invalidating the registered design. However, there were two important additional factors that the court considered in reaching its decision. First, the product of the plaintiff, in this case a handbag, was comprised of zippers, straps, and materials that were used in the same or similar fashion to those of the defendants’ products. Second, the plaintiff’s design was separately applied for and registered as a trademark for the same design in class 18, which pertains to leather and leather imitation products, which includes handbags. Notes Well-known trademarks are legally protected under both the Trademark Act and the Design Protection Act. According to the Trademark Act, any trademark likely to cause confusion with the goods or business of another person that is remarkably recognized by consumers is ineligible for trademark registration. Similarly, the Design Protection Act states that the application of a design likely to cause confusion with an article associated with another person’s business may be rejected if it is found to be to identical or similar to a pre-existing trademark. Here, as long as there is a possibility of confusion over articles connected with another person’s business, the products of the design and the goods of the trademark are not required to be the same or similar for the purposes of rejecting a design application or invalidating a registered design. When considering filing a design application, it is important to do a similarity search not only for prior designs but also pre-existing trademarks which are well known or famous in the market.   Written by Ben Yuu (Managing Partner)

2021-12-10
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